АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ по праву и юриспруденции на тему «Охрана и использование товарных знаков по праву США и стран Европейского сообщества»
I.IOL'KiitMCim ГОО'ЛЛКЛ'ВИШШЧ УНИВЕРСИТЕТ имени H.В. ЛОМОНОСОВА
, ЮРНДНЧЕСКИН ФАКУЛЬТЕТ
На правах рукописи АНДРЕЕВА Анна Александровна
ОХРАНА H III.ПОЛЬЗОВАНИЕ Т0ПАРНМХ ЗНАКОВ [10 ПРАВУ США И СТРАН ЕВРОПЕЙСКОГО СООЕЯЦЕСТВА
специальность 12.00.0 3 - грнеданскос право; Miftliiuo право; гратданекип процесс; международное частное право
АВТОРЕФЕРАТ шссертацни на соискание ученой степени кандидата юридических наук
Нос-киа - 1993
Работа выполнена в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова
Научный руководитель - доктор юридических наук,
профессор Ленин И.Л. Официальные оппоненты - доктор юридических наук
"" Скрипко В.Р.
кандидат юридических наук Еременко 0.И. Ведущая организация - Российский.университет
дружбы народов
Защита состоится^^-^^^ 1993 г. в час. на
заседании .специализированного совета К.053.05.32 в Московском государственном университете имени М.Н. Ломоносова по адресу: 119899, Москва, Ленинские горы, ,,¡7, 1-й корпус гуманитарных факультетов, юридический (¡»культот.
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке юридического факультета МГУ.
Автореферат разослан 1993 Г.
Ученый секретарь специализированного совета
Иванос
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТ«
Актуальность теми исследования. Развитие товарного производства все ..шре вовлекает в гражданский и торговый-оборот права на различные виды обозначений товаров. Товарный знак является одним из таких обозначений. Идентифицируя производителя и отличая товары одного производителя от товаров другого, он представляет собой неотъемлемый элемент рыночной экономики. Выступая гарантом качества и выделяя определенные товары из массы аналогичных, товарный знак служит эффективным средством в конкурентной борьбе. О роли товарных знаков а странах с рыночной экономикой говорит тот Факт, что стоимость товарных знаков там, как правило, равняется двухлетнему валовому обороту компании (1). Статистические данные подтверждают значение, которое придается товарным знакам: к 19 83 г. в США было зарегистрировано 583 452 товарных знака; во Франции - 335 728 (2). Важная'роль товарных знаков в рыночной экономике и обуславливает актуальность темы диссертации.
Создание развитой рыночной органйзации хозяйства в России предполагает наличие .декватного уровня правовой охраны товарных знаков. До недавнего времени не существовало в отечественных законодательных актов, которые
регламентировали бы отношения в области товарных знаков. Долгое время в СССР действовало Положение о товарных знаках, утвержденное 8 января 1974 г. Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий (3). Только в 1991 г. был принят Закон СССР "О товарных знаках и знаках обслуживаниякоторый должен был вступить в силу с г января 1992 г.. Однако б связи с созданием СНГ
1.. Чернышев В, Рост стоимости российских товарных знаков сдерживаемся низким качеством товаров//"Финансовыо .известия", N 6 от 3.12.92.
2. Proprlet.e Industrielle, 1984, N 9.
з. С учетом изменений и дополнений см.: Бюллетень нор?-дивных актов министерств и ведомств СССР, 198В, N 12.
данный закон (1) на территории Российской видерацип действовал. Верховным Советом Российской Федерации к. сентября 1992 г. был принят закон "О товарных знаках, знаьач обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", вступивший в действие с 17 октября У92 г. (2).
Отсутствие законодательной базы в течение длительного времени объяснялось тем, что в условиях административной экономики товарный знак не мог выполнять отводящуюся ем> роль, его функции носили искаженный характер. И настоящее время ситуация кардинальным образом меняете!. Переход экономики на рыночные рельсы, развитие Т"|,а; ..ю-деножних отношений выдвигают товарный знак на приоритетное моото среди инструментов рыночной торговли, о чем свидетельствует создание законодательной базы. Условия формнр: .нпогоея в России рынка придакгг объекту исследования бесспорную актуальность и реальную практическую значимость,
С другой стороны, в целях создания эффективной системы охрани и использования товарных знаков в нашей стране, учитывая отсутствие опыта и практики в а той сфере, актуальным и необходимым представляется изучение и анализ мирового опыта правового обеспечения охраны и использования товарных знаков, в особенности' законодательства и судебной пракшкн экономически развитых стран, где конк>ренция янлнется определяющим «фактором развития. Это, безусловно, даем' возможность избежать многих проблем, с которыми данные страци столкнулись в ходе их исторического развития, а, кроме того, позволит достаточно безболезненно адаптировать отечественные законодательство и правоприменительную практику к требованиям мировой ¡экономики.
Предает и цели исследования. Учитывая роль и значение товарных знаков в современном гражданском обороте,
Т. Ведомости Верховного"Совета СССР, 1991, N Зо7 ст.
864
2. Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 12, СТ. 2322.
представляется исключительно важны» исследовать товарный знак а качестве объекта правовой охраны. Принимая во внимание, что в нашей стране долгое время отсутствовали экономические и социальные- условия, необходимые для развития чтит элемента рыночной экономики, предметом исследования ôu.Hi избраны национальный правовой режим товарных знаков в. США. Франции, Великобритании и ФРГ, а также нормы" международных, в том числе региональных соглашений в области • ■храни г использования товарных знаков. Приоритетным направлением исследования является освещение материальной стороны возникновения права на товарный знак, вопросы процессуального характера намеренно не освещались.
Целью диссертационного исследования является анализ законодательства и практики. США, стран ЕС il), а также междунэродноправового регулирования по вопросу охраны и использования товарных знаков и определение оптимальных способов обеспечения охрани и осуществления использования товарных знаков в условиях рассматриваемых правовых систем ,
Для достижения указанной цели ставятся и решаются следующие задачи :
- определение понятия и функций товарного знака на современном этапе развития мировой экономики;
- выяснение критериев предоставления охраны товарным знакам по праву рассматриваемых стран, а также механизма
® возникновения и прекращения права на товарный знак;
- характеристика современного уровня международно-правового регулирования охраны и использования товарных знаков и определение тенденций его дальнейшего развития;
исследование договорных форм передачи права на
1. В 1991 FI на заседании Европейского Совета в г. Маастрихте был одобрен финальный проект Договора о Европейском Союзе' (Europa Documenta, 1991, 13 Dec.). Первый раздел первой части Договора, "имея в виду' учреждение Европейского Сообщества", содержит изменения Договора о ЕЭС. Из названия "Европейское Экономическое Сообщество" вычеркнуто слово "экономическое". В автореферате при рассмотрении документов, принятых до Маастрихтского заседания, используется прежняя аббревиатура - ЕЭС.
товарный знак с целью конструирования системы договорив, «
применяемых в области товарных знаков;
- выявление основных тенденций п регулировании вопросов ограничительной деловой практики и "параллельного импорта";
- рассмотрение вопросов инедоговорной ответственности за нарушение права на товарный знак;
- характеристика современного уровня правовой охраны товарных знаков в России с точки зрения его соответствия мировой практике и дача рекомендаций по гчзьитию и совершенствованию отечественного законодательства в этой области.
Методологическая основа исследования. При написании настоящей работы диссертантом использовались такие общенаучные методы, как исторический, диалектический, формально-логический, сравнительный и системный. Из специальных методов изучения правовых явлений наиболее широко применялись методы сравнительного правоведения, толкования правовых норм, обобщения практики и комплексного анализа законодательства. На протяжении всей , мботы осуществляется анализ и сопоставление национального законодательства отдельных стран.
Теоретическая основа и хруг источников исследования. Теыа^ исследования находится на стыке различных отраслей праьл и прежде всего международного частного, зарубежного гражданского и торгового права. Для исследования избраны правовые системы Великобритании, США, Франции и ФРГ, а также частично право ЕС, позволяющие наглядно представить современное положение правового регулирования в области товарных знаков. Наибольшее внимание в работе уделяется англо-американскому праву, которое занимает особое место среди зарубежных правовых систем по своеобразию юриднко-технических приемов. И если, например, подходы к регулированию, правовые нормы и юридические концепции права Франции и ФРГ часто похожи на те, с которыми сталкиваются российские юристы в процессе правоприменения, то англо-
американское право представляет во многом новые и неприпнчные решения правовых проблем.
В процессе написания работы был изучен обширный круг источников. Основное внимание было уделено национальному законодательству рассматриваемых государств по изучаемому-нмпрчоу, практике его применения, а также нормам международных соглашений и документов ЕС. Анализу д-диссертации подверглись также отечественные и зарубежные публикации по теме исследования. Кроме того, детальнр рассмотри ю современное российское законодательствов области товарных знаков.
Научная новизна исследования заключается в первую очередь в комплексном анализе современных систем правовой охраны и использования товарных знаков в США и- ряде стран Западной Европы, входящих в ЕС. Важно и другое: в рабс>тах таких отечественных специалистов, как Адуев А.Н., Ариевич Е.А., Богуславский М.М., Гаврилов Э.П., Дозорцев В.А., Еременко В.И., Зенин H.A., Кузнецов М.Н., Мамиофа Н.Э., Свядосц Ю.И., Шатров В.П., анализировались многие. важные вопросы охраны и использования товарных знаков в развитых западных странах. Однако нельзя не отметить практически полное отсутствие отечественной литературы по предмету исследования в современных "словиях. Не случайно такое большое внимание при написании работы было уделено зарубежным источникам, среди которых особо следует выделить труды американского юриста С. Ладаса, английских юристов Е. Бланко Уайта и Л. Нелвилла, французского юриста И. Сен-Галя, немецкого юриста Г.Штумпфа.
В последнее время в правовой регламентации охраны и использования товарных знаков в рассматриваемых странах произошли существенные изменения, ряд которых вообще не получил освещения в отечественной юридической литературе. Имеются в виду прежде всего Закон США 1988 г. об изменении Закона Лэнхема о товарных знаках, новый (1991 г.) Французский закон о товарных знаках и знаках обслуживания, ряд новых правовых доктрин, анализ судебной практики, а
Также проект Регламента о товарном знаке ЕС и'ряд другн -документов ЕС по вопросу товарных знаков. В настоящей расюте дается подробный анализ указанных материалов.
Большое • внимание уделяется в работе вопросам использования товарного знака в рамках договорных цири. Впервые в отечественной юридической литературе подробно исследуется договор франшизинга, получивший широкое распространение как на национальных рынках рассматриваемых государств, так и в международной торговле. ,\<тот договор совершенно не известен отечественной практике, хотя Представляет большой интерес ь условиях станоь.юния рыночной экономики в нашей стране. В работе дается критический анализ нового российского закона о товарных знаках, позволяющий увидеть его достоинства и недостатки, предлагаются возможные пути совершенствования отечественного законодательства п<> рассматриваемой теме. Для большей наглядности изложения автором составлена сравнительная таблица "Возникновение прав на товарный знак по праву США" (Приложение 1), а также составлен типовой договор франшизинга по праву Великобритании (Приложение 3).
; Проведенное исследование позволяет вынести на защиту следующие научные положения:
1. Понятие товарного знака, которци в современных условиях практически перестал выступать как указатель источника происхождения вследствие широкой лицензионной и фра^шизинговой практики, а, идентифицируя товар определенной марки, служит гарантом качества товара данной марки и отличает его от аналогичных товаров других марок. На современном этапе развития рыночного хозяйства товарный знак можно определить как один из видов товарных обозначений, выполняющий две основные.функции - гарантийную и рекламную, и назначение которого заключается в идентификации товара в зависимости от конкретной ситуации или с точки зрения источника ого происхождения, или с точки зрения определенного стандарта качества.
г, Форма товарного знака, являющаяся критерием с.-|чспи11тикации товарных знаков на различные виды, как прапили, регламентируемые в законодательных актах, не может ннступать в качестве легального правообразующего товарный _ знак признака. Позитивными признаками, правообразующими товарный знак, являются отличительный характер, (различительная сила) и новизна, а в качестве негативных критериев выступают отсутствие ложного, обманного, противоречащего государственным интересам, международным соглашениям и нарушающего нормы морали характера обозначения.
3. Регистрационная система возникновения права■ на товарный знак по сравнению с другими системами больше отвечает интересам мирового' торгового оборота, поскольку гарантирует юридическую определенность в отношении права на кнак.
4. Современный международный уровень регулирования охраны и использования товарных знаков характеризуется стремлением создать региональную систему охраны в рамках ЕС при сохранении национальной охраны в рамках отдельных государств-членов наряду с развитием международного регулирования охраны товарных знаков путем модернизации Мадридского соглашения с .юсительно международной регистрации товарных знаков.
5. Обоснование системы договорных форм передачи права на товарный знак, ' выбор которых обуславливается маркетинговыми позицией и стратегией сторон (полная уступка права, лицензионный договор, договор франшизинга). Детальное рассмотрение практически не известной ранее отечественной теории и практике формы - франшизинга - дало возможность определить ' договор франашзинга как комплексный договор, сочетающий черты договора купли-продажи; лицензионного договора, договора о передаче ноу-хау и договора об оказании услуг, на основании которого предоставляется право организации рынка сбыта товаров или услуг на определенной территории.
6. Исключительное право на товарный знак - ии I ¿только пассивное право, позволяющее инициировать иск и случае его нарушения; оно также подразумевает ряд действий, направленных на охрану репутации, ассоциируемой с товарным знаком, и качество маркированных товаров. Поэтому многие договорные положения ограничительного характера следуот рассматривать не в качестве неправомерных, сдерживающих и ограничивающих свободу конкуренции, а как правомерное поведение обладателя исключительного пряна с целый сохранения своего статуса.
7. Правомерность параллельного импорта должна определяться в каждом конкретном случае с учетом оптимального соотношения между конкурентным правом, стоящим на страже свободного движения товаров, и правом на товарный знак, которое, сохраняя исключительные права, частично создает своего рода монополию на использование товарного знака. Причем при решении вопроса должны быть учтены как интересы обладателя прав на товарный знак, так и интересы потребителя на конкретном рынке.
а. Нарушение прав на знак, оформленных в соответствии с национальным законодательством, влечет за собой ответственность нарушителя по нормам специального законодательства о товарных знаках. При отсутствии оформления или предусмотренного законом закрепления прав на зн<1|1, использование третьим лицом такого знака может быть квалифицировано как недобросовестная конкуренция.
' Практическая значимость проведенного исследования определяется тем, что содержащиеся в нем выводы могут быть использованы отечественными предприятиями-экспортерами при осуществлении ими поставок маркированных товарными знаками товаров на внешний рынок, при регистрации товарных знаков за границей, а также при выработке стратегии и тактики в отношении использования своих товарных знаков. Положения работы, касающиеся правового регулирования механизма охраны и использования товарных - знаков в рассматригшемых странах и договорных 1(юрм передачи права на товарный знак, могут быть
использованы для развития отечественных законодательства и практики, применения новых договорных форм, отвечающих уолсничм формирующегося рынка. Основные положения диссертации такте могут использоваться в учебном процессе в1 три шческих вузах н процессе преподавания курса гражданского и торгового прана зарубежных государств и соответствующих. спецкурсов.
Апробация и внедрение результатов исследования. Лносертацич подготовлена на кафедре гражданского правгГ юридического Факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, где проведено ее обсуждение и рецензирование. Кроме того результата исследования использованы в учебном процессе при чтении лекций и проведении семинарских занятий со студентами' по курсу гражданского права. Положения диссертации нашли отражение в публикациях автора.
Структура работы определяется целью и задачами исследования, необходимостью последовательного изложения материала и состоит введения, четырех глав, объединяющих четырнадцать параграфов, списка использованной литературы, а также трех приложений.
СОДЕР*- ,1!ИЕ РАБОТИ
Ь Во введении обоснована актуальность темы, раскрывается
степень разработанности избранной теми диссертационного исследования, сформулированы его цель и основные задачи, положения, выносимые на защиту, методологическая основа, научная новизна и практическая значимость работы.
Глава первая посвящена товарному знаку как объекту правовой охраны. В параграфе первом дается общая характеристика, понятия товарного знака и выполняемых им Функций на современном этапе, а также выясняется его роль и значение как объективного явления рыночной экономики. Индивидуализируя товар и производителя, товарный знак тем самым служит средством идентификации товара на рынке, т.е.
средством отождествления товара с определен, шм щхшзводителем (однако не в смысле указания конкретно!'«' источника). Служа средством идентификации товара и еп< производителя . (идентификация' товаг ^ является назначение^ товарного знака, т.е. цель» его использования), товарный знак выполняет определенные функции, направленные в конечном итоге на стимулирование и обеспечение сбыта товара на ронке I причем отождествление таких различных понятий, »;н» назначение и функция товарного знака, недопустимо.
Специалисты по-разному трактует совокупное-]!. функций; выполняемых товарным знаком. В работе анализируются точки зрения отечественных и зарубежных специалистов Пи данном\ вопросу. Традиционно а качество основной и 01т -доляющеК функции товарного знака выделялась отличительная, однако п отличии товара одного производителя от товара другого выражается назначение товарного знака; Автором делаетси вывод, что, фактически, товарный знак выполняет только дш1 основные функции: гарантийную, состоящую в том, что товарный знак выступает как определенное средство гарантирования Потребителям -известного им качества товара, и рекламную, проявляющуюся в том, что на основе психологического воздействия на потребителя обеспечивается широкий и устойчивый интерео к маркируемому товару и его производителю, что обеспечивает предприятию известность И расширяет возможности стабильной реализации выпускаемы* товаров. Далее рассматриваются две теории в отношении определения функций товарного знака, существующие в англо-американской правовой доктрине: теория "источник«* происхождения" и теория ''гарантии качества". Хотя эти две теории неразрывно связаны друг с другом, в современны* условиях, когда зачастую подлинный источник происхождений определить бывает достаточно сложно, при такой трактовке Функций теория гарантии качества является более актуальной. Товарный знак может отать таким символом качества, что превращается в один из наиболее ценимых объектов имущества предприятия. В конце параграфа дается определение товарного
знака с точки зрения современного этапа развития рыночного
хозяйства.
Параграф второй посвящен правовой регламентации института товарного знака и критериям предоставления' правовой охраны товарному знаку. Право- на товарные знаки как правовой институт и определенная система .норм оформилось в. рассматриваемых странах в основном к середине XIX века. В' настоящее время федеральное' законодательство США о товарных знаках пр' вставлено Законом о товарных знаках от 5 июля 194$ г. (Закон Лэнхема)с последующими многочисленными изменениями,' самые . существенные из которых были внесены Законом 1988 г. о поправках к Закону о товарных знаках, . который вступил в сйлу 1в ноября 1989 г. В Великобритании действует Закон о товарных .знаках 1938 г; В 1984 г. был принят Закон об изменениях к Закону 1938 г., который ввел охрану для знаков обслуживания; Французский закон 1964 г. в 1991 г. был заменен новым законом о товарных знаках и знаках обслуживания. В ФРГ действует Закон о товарных знаках и знаках обслуживания от 29 января 19Т9 г. Основным критерием для признания режима товарных знаков за символом или обозначением является их различительный характер. В параграфе рассматриваются критерии признания за обозначением различительной силы и' допустимости регистрации описательных обозначений. Характер и объем различительной силы у Л обозначения влияет на .объем обеспечиваемой ему правовой . защиты и определяет режим товарного знака. Помимо различительного характера товарный знак должен обладать новизной, т.е. не быть идентичным или сходным с уже имеющимся в обороте знаком. Однако если трактовать понятие "различительный характер" товарного знака широко, то бно охватывает и требование новизны, поскольку знак, совпадающий с уже существующим, не будет обладать различительным характером и, следовательно, не сможет идентифицировать товар (хотя такая различительном^ является относительной, а не абсолютной). При отсутствии вероятности смешения, ошибки или обмана может быть допущено использование более чем одним
лицом одинаковых или сходных знаков при определи лнш-»словиях (так называемая концепция добросовестного одновременного использования).
Законы практически всех рассматриваемых государств предусматривают, что даже в случае отказа в регистрации знака как не обладающего необходимой различительной силой вследствие внутренне присущих ему свойств такой знак моют быть зарегистрирован, если заявитель докажет, что знак приобрел отличительный характер в результате использования. Знак может состоять из нескольких элементов, рз, < г.пторых не может быть предметом исключительных прав. Такие элементы исключаются из охраны.
В ряде случаен правовая охрана 'предоставляется обозначениям, фактически внедрившимся в хозяйственный оборот в качестве знаков, хотя и не обладающим признаками товарного знака, определяемым законом. Невозможность регистрации таких обозначений в качестве товарных знаков обуславливает охрану их не нормами специального законодательства о товарных знаках, а нормами законодательства о борьбе с недобросовестной конкуренцией.
Параграф третий касается классификации товарных знаков по видам в зависимости от их внешнего оформления, а также по субъекту права на товарный знак. Рассматривается наличие критериев охраноспособности в различных видах товарных знаков и определяется роль и значение видовой классификации товарных знаков.
1'лава вторая содержит характеристику права на товарная знак и правового регулирования охраны и использования товарных знаков на национальном и международном уровнях. Характер и "сущность прав владельца товарного знака трактуется неоднозначно в различных правовых системах: товарный знак рассматривается или в качестве объекта права собственности, или в каыестве объекта исключительных прав. Взгляд на товарный знак как на объект промышленной собственности непосредственно связан с формированием так называемой "проприетарной" теории. В параграфе первом автор
обосновывает свое мнение относительно того, что с точки зрения правовой доктрины нет достаточных оснований для проприетарной квалификации отношений, связанных с правами на товарный знак, как, впрочем, и на другие нематериальные продукты творческой деятельности. Нематериальная природа товарного знака обусловливает его отнесение к объектам исключительных прав, являющихся подвидом имущественных прав, но не вещных. Помимо юридической природы прав на товарный знак их обладателя в параграфе освещается также объем правомочий обладателя таких прав, в частности, допустимость и условия отчуждения прав на товарный знак в различных правовых системах.
Параграфы второй и третий посвящены соответственно возникновению и прекращению права на товарный знак. В ФРГ и во Франции возникновение права на товарный знак связывается с регистрацией, хотя законодательство и суды предоставляют широкую защиту фактически используемым, но незарегистрированным обозначениям. В США регистрация сама по себе не создает исключительного права на товарный знак. Она носит декларативный характер. Однако федеральная регистрация имеет ряд преимуществ по сравнению с защитой нормами общего права, основанной' только на использовании или намерении использовать знак. Существенные новации в систему и порядок возникновения прав на товарный знак внес Закон 1988 о внесении изменений в закон о товарных знаках, прежде всего изменены основания для подачи заявки на регистрацию. Для обращен..л за регистрацией может быть достаточно намерения лица использовать знак во внешеней торговле США или во внутренней торговле между штатами. По критерию соотношения регистрации и использования товарного знака п роли этих факторов в возникновении прав на знак Великобритания относится к третьему типу стран, где действует принцип исключительного права, основанного на неоепореиноп регистрации. Первый пользователь, защищая свое право на знак, может подать возражение против заявки на регистрацию
знака третьим лицом, показав, что он обладает правом первого пользователя в отношении данного или сходного с ним знака.
В ряде случаев отношения по использованию товарного знака, сложившиеся на рынке,- влияют на определение субъекта исключительных прав на знак и даже могут воспрепятствовать регистрации знака. Независимо от регистра! -и охрана предоставляется общеизвестным и мировым знакам. В рассматриваемых странах общеизвестные знаки охраняются нормами национального законодательства о товарных знаках. Регулирование охраны мировых знаков осуществляется на основе законодательства о недобросовестной конкуренции и судебной практики. Подводя итог, автор делает вывод о преимуществах . регистрационной системы возникновения права на знак как более определенной в правовом смысле.
Что касается оснований прекращения права на товарный знак, то, прежде всего, причиной прекращения действия. исключительного права на товарный знак может послужить-специально заявленный отк^з от него обладателя прав. В ряде случаев при возможном ущербе интересам лицензиата такой отказ может Сыть осуществлен по предписанию закона только с согласия лицензиата. Однако неиспользование товарного знака в течение определенного. срока и при оговоренных законом условиях влечет за собой потерю прав на знак даже в течение срока действия регистрации. Законами . предусматриваются специальные требования.в отношении использования товарного знака, которые могут не применяться к действующей в соответствующей стране международной регистрации. Использование после возникновения основания для отмены регистрации, как правило, не принимается. Для признания факта использования требуется коммерческое использование. Неиспользование знака не влечет за собой его отмены в том случае, если существовали обстоятельства, оправдывающие такое неиспользование. Использование товарного знака может правомерно осуществляться не самим обладателем исключительных прав, а третьим лицом по договору. Рассматривается режим защитных знаков. Превращение товарного
знака в родовое наименование влечет за собой возможность аннулирования его регистрации. Автор рассматривает способы использования знака, с помощью которых можно предотвратить его превращение в родовое наименование. Во-первых, товарный знак должен употребляться в совокупности с родовым наименованием товара. Во-вторых, владелец товарного знака должен использовать специальную маркировку, указывающую на наличие регистрации знака.
Параграф четвертый посвящен вопросам международноправового регулирования использования и охраны товарных знаков на современном этапе. На основании Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 г. был заключен целый ряд специальных международных соглашений в обласп. товарных знаков: Мадридское соглашение относительно международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 г., Ниццкое соглашение о международной классификации товаров и услуг для регистрации товарных знаков от 15 июня 1957 г., Договор 0 регистрации товарных знаков от 12 июня 1973 г., Венское соглашение об учреждении Международной классификации изобразительных элементов знаков от 12 июня 1973 г. Мадридское соглашение продолжает оставаться основополагающим международным документом, хотя Мадридский союз далек от универсальности. США и Великобритания в него не входят. В целях универсализации системы регистрации знаков в 1989 г. п Мадриде был подписан Протокол. к Мадридскому соглашению, который направлен на привлечение к Мадридскому соглашению государств, не являющихся членами Мадридского союза, без изменения механизма его действия между существующими членами. Протокол подписан 28 государствами. Работы в области охраны товарных знаков ведутся и на региональном уровне. В настоящее время одним из наиболее актуальных вопросов является создание товарного знака ЕС (1). Одной из самых важных проблем и этой области является согласование прав, предоставляемых в соответствии с национальным законодательством государств-членов ЕС, с правилами конкуренции и концепцией единого ринка, которые необходимы
для реализации программы создания общего рынка и экономического союза. Путь создания международного соглашения для признания национальных прав в рамках ЕС нельзя признать оптимальным для решения этой проблемы. Учи гывая качественно новый уровень интеграции экономических систем, следует говорить о создании единого т зарного знака Сообщества. Проект Регламента ЕЭС о товарном знаке, оформленный в 1284 г., излагает общие принципы регистрации в рамках ЕЭС, предусматривает создание Ведомства по товарным знакам) регламентирует процедуры регистрации и опротестования в этом Ведомстве, а также процедуры пресечения нарушений в национальных судах. Самая последняя редакция проекта Регламента о товарном знаке Сообщества датируется 1988 г. {документ 5865\8Б). Однако парадокс Регламента о товарном знаке Сообщества состоит в том, что, решая проблему территориальности, он создаст другую -сосуществование национальных знаков и знаков Сообщества. Ключевая роль в сближении двух этих институтов отводится Директиве о гармонизации национальных правовых с ютом государств-членов в отношении товарных знаков (документ 72б\88), принятой Советом министров ЕЭС в 1988 г. Одна из целей Директивы - установить единообразный режим для приобретения и поддержания в силе прав на знак. Однако Директива по отношению к Регламенту играет дополнительную роль.
■ В главе третьей рассматривается система договорных форм передачи прав на товарный знак и характеризуюся отдельные виды договоров. Существуют две основные формы передачи права на товарный знак: полная уступка прав и временное предоставление права пользования товарным знаком. В первом случае правоотношения оформляются договором о полной уступке прав, во втором случае - лицензионным договором или договором франшизинга. Строго говоря, лицензнотшП договор и Договор франшизинга предусматривают не передачу нрав, а передачу права использования на определенных д.човором условиях. Выбор той или иной Формы зависит от позиций сторон
на ринке, а также от их маркетинговой стратегии. Договор о полной уступке прав заключается в том случае, если в силу определенных фактических (субъективных или объективных) обстоятельств обладатель исключительных прав на товарный знак может быть заинтересован в уступке их другому лицу, хотя на практике такое встречается достаточно редко. Договор об уступке права на товарный знак определяется как договор, предметом которого является передача правообладателем всех принадлежащих ему прав на товарный знак, что при наличии государственной регистрации влечет за собой изменение владельца регистрации и внесение соответствующей записи в реестр.
Если обладатель исключительных прав преследует цель использования местных трудовых и сырьевых ресурсов для производства товаров, маркированных товарным знаком, в непосредственной близости к рынку сбита или для уменьшения их себестоимости при сбыте даже на отдаленных рынках, а также стремится избежать уплати нежелательных таможенных пошлин и других платежей, связанных с пересечением товарами границы, то он заключает лицензионный договор. Лицензионным договором ц [есообразно оформлять любую передачу права пользования товарным знаком как при производстве товаров с использовнием товарного знака, так и при организации сбыта уже произведенных товаров через дистрибьютора. Лицензионный договор представляет собой новый, не регламентированный в законе тип договора, оформляющий передачу прав использования нематериального • блага, являющегося результатом
интеллектуального труда. Законодательство западных
государств, как правило, не регламентирует предмет лицензионного договора, его содержание и условия, что в значительной степени передается на усмотрение сторон (за исключением ряда моментов, как, например, обязательство обеспечивать контроль за Качеством). Современная лицензионная торговля характеризуется изменением подходов к содержанию лицензионного договора. Если раньше во главу угла ставились охраняемые права, то сейчас на первый план выхочят
условия, регулирующие отношения сторон по другим вопросам, возникающим в процессе использования товарного знака (картельное право, обязательственное право, налоговое право).
При заинтересованности обладателя прав на товарный знак , в создании налаженного механизма реализации тс гров и услуг, организации на договорной основе устойчивой сбытовой сети целесообразно заключать договор Франшизинга. Договор франшизинга является комплексным договором, по которому одна сторона, предоставляющая франшизу (франшизиар), обязуется послед вательно осуществлять поставки товаров, оказывать определенные услуги, передавать свои знания и опыт в хозяйственной сфере, а также право использования нематериальных благ (товарный знак, фирменное наименование и др.) другой стороне - получателю франшизы (Франшиз»-ту), который в свою очередь обязуется заплатить за это определенное вознаграждение.
В ряде случаев целесообразным является заключение между импортером и производителем соглашения о совместных нравах на товарный знак. К особой категории договорных Форм, н« связанных с передачей прав на товарный знак, а определяющих позиции независимых обладателей таких прав в целях более успешной организации их деятельности, относятся соглашение о добросовестном ведении торговли И соглашение о принципах и характере использования одинаковых знаков владельцами таких знаков. '
Большое внимание в главе уделяется законодательному регулированию отдельных договорных форм, а также анализу договорной практики.
В главе • четвертой рассматриваются вопросы недобросовестной конкуренции в сфере использования товарных знаков и их . использования в нарушение специального законодательства о товарных знаках. Параграф первый посвящен, ограничительной деловой практике. Стремление владельца товарного знака в договорных отношениях использовать исключительный характер своих прав иногда может приводить к
;
злоупотреблениям и ограничениям свободы конкуренции. Наиболее часто ограничения конкуренции наблюдаются в области контролирования сбыта маркированных товаров, например, установление продажных цен, ограничение продаж определенными сбытовыми каналами или недопущение экспорта товаров в конкретные страны. Потенциальную опасность включения ограничивающих конкуренцию положений несут в себе соглашения о предоставлении исключительных прав продажи, лицензионные соглашения «соглашения франшизинга. Ограничения, связанные с использованием. товарного знака, можно подразделить на два вида: горизонтальные и вертикальные. Первый вид включает разделение ринков (территорий и покупателей) между незнвиг «ими владельцами Функционирующими на одинаковом уровне в цепи сбыта, по ограничению или устранению конкуренции. Вертикальные ограничения касаются соглашений на исключительное право продажи, лицензионных договоров и договоров франшизинга, по которым лицо, обладающее исключительным правом на товарный знак, предоставляет другому лицу разрешение на его использование и определенным образом ограничивает возможности последнего по использованию объекта договора. Особняком в плане соответствия нормам конкурентного права стоит вопрос исключительных лицензионных соглашений, соглашений франшизинга и соглашений о предоставлении исключительных прав продажи. Лицензиат, Франшизиат и дистрибьютор заинтересованы в охране коммерч окон репутации, приобретенной или созданной ими для товарного знака на определенной территории. Такая заинтересованность обславливает стремление получить исключительные права на данную территорию, тем садам обезопасив себя от возможной эксплуатации местной репутации третьими лицами и конкуренции с их стороны п случае предоставления им собственником знака аналогичных прав по его использованию. Такие соглашения в принципе допускаются во всех . рассматриваемых странах, однако, могут стать предметом судебного разбирательства, если нацелены на раздел ринков или если право на товарные знаки используется таким
о бразом, что создает препятствия свободному движению подлинных маркированных товаров.
Параграф второй освещает вопросы параллельного импорта, т.е. не санкционированного обладателем прав на знак импорта маркированных его товарным знаком товаров. Производитель, желающий продать свой товар на иностранном рынке, как Правило, ■ .'Действует через местного исключительного дистрибьютора, который импортирует товары этого производителя, через рекламу создает им определенную репутацию, привлекая тем самым клиентуру, и затем продает товары с определенной выгодой для себя. Основываясь на таких подверженных изменениям факторах, как разница в курсах валют или различные уровни цен, третье лицо - параллельный импортер - ' может посчитать выгодным для себя купить идентичные товары у дистрибьюторов в других странах и импортировать их для продажи в стране вышеуказанного местного исключительного дистрибьютора, тем самим конкурируя с ним. Освобожденный от расходов на местную рекламу и ряда других расходов, параллельный импортер может продавать товары по значительно более низким ценам, чем это делает уполномоченный дистрибьютор.Параллельный импорт приносит существенные выгоды параллельному импортеру, но однозначного ответа на вопрос правомерности такого импорта до сих пор нет. При решении вопроса правомерности параллельного импорта необходимо найти баланс между часто противоположными принципами права на товарный знак и права недобросовестной конкуренции. Исторически одним из основополагающих принципов права ьа товарные знаки был принцип территориальности, в соответствии с которым собственник зарегистрированного товарного знака в стране его регистрации ицеет право, вследствие закрепления его исключительных прав на знак, использовать такой знак, препятствовать импорту, сбыту и продаже? в этой стране товаров, маркированных его знаком или могущим ввести в заблуждение сходным знаком, принадлежащим другому лицу. 'Гот факт, что другое лицо может бить собственником знака в стране, являющейся местом
происхождения ввозимых товаров, не принимается во внимание. Несущественен также тот факт, что регистрация в ■стране импорта бала осуществлена после регистрации знака другим лицом (импортером) в другой стране. На принципе территориальности основаны Парижская конвенция и Мадридское соглашение. В судебной' доктрине США принцип территориальности до настоящего времени является преобладающим. По мнению некоторых специалистов, в современных условиях международной торговли принцип территориальности нуждается в расширенном толковании и модификации, в связи с чем достаточно широкое распространение, особенно в практике Европейского Суда, получ. 1а доктрина "исчерпаемости" как один из способов установить рамки для использования национальных прав на товарные знаки. Эта доктрина заключается в том, что поскольку маркированный товар уже выпущен на рынок обладателем прав на товарный знак или же другим лицом с его разрешения, права первого уже исчерпаны, т.е. последующая циркуляция товара на территории, где тому же собственнику принадлежат права на товарный знак, не нарушает его прав, даже если происходит пересечение национальных границ. Таким образом, владелец товарного знака не может контролировать дальнейшие перепродажи маркированных товаров лишь на основании своих прав на товарный знак. Суд ЕС стоит на позициях конкурентного права, в соответствии с которыми запрс импорта может быть обоснован только тогда, когда это строго необходимо в целях защиты исключительного права, предоставленного владельцу товарного знака. Возможными представляются следующие пути решения проблемы параллельного импорта:
1) допуск всех товаров "серого рынка" к импорту;
2) обязательное помещение , на товары параллельного импорта соЪтветствуощих указателей;
3) обязательное устранение товарных знаков с товаров с целью исключения смешения в глазах потребителя;
4) запрет параллельного импорта.
В параграфе третьем рассматриваются деликтные правоотношения и внедоговорная ответственность за нарушение права на товарные знаки. Неправомерным использованием или нарушением права на товарный знак считается использование идентичного или по существу совпадающего с ним обозначения или маркировки товаров, как правило, того те рола или при их рекламе неправомочным лицом в период времени и на территории, где действует охрана. Если другое лицо несанкционированно использует знак, оно тем самым пользуется репута"чей собственника знака, который уже не может контролировать качество. Такое Поведение причиняет ущерб как владельцу знака, так и потребителям, назначение н Функции товарного знака предстают в искаженном виде. Нарушение права на знак в чистом виде может быть осуществлено я двух основных формах: контрафакция и обманная имт.ция. Ответственность лица, неправомерно, без договора о обладателем прав использующего знак последнего, является разновидностью деликтной ответственности. Однако правооые средства пресечения неправомерного использования зависят от характера юридического оформления прав на товарный знак. По сути дела о нарушении права на знак речь может идти лишь применительно к зарегистрированному знаку. В этом случае истец обращается в суд с иском о нарушении права на знак, ставится вопрос о наличии сходства знаков, основанный на закрепленных специальными законами о товарных знаках правомочиях его обладателя. В случае, если регистрация товарного знака отсутствует, но несмотря \ на это использование все-таки носит характер неправомерного, преследование такого . пользователя осуществляется на основании норм о борьбе с недобросовестной конкуренцией. Иски, предъявляемые в этих случаях.являются менее специализированными и имеют целью доказать наличие подрыва приобретенной знаком репутации или репутации истца. Иск о недобросовестной конкуренции может быть также испо.т "оса)) и для защиты интересов владельца зарегистрированного товарного знака, если конкурентные действия ответчика прямо не
подпадают под действие норм законодательства о знаках, формально выходят за границы контрафакции. В англоамериканском праве существует два основных иска, обеспечивающих охрану прав владельца товарного знака и его репутации: иск о нарушении (infringement action) и иск о ведении дел под чужим именем (passing off). Подробно рассматривается доктрина "ослабления" товарного знака (dilution doctrine) и антидилюционное законодательство. Дается характеристика оснований наступления и размера ответственности за совершение деликта в отношении товарного знака.
Основные положения диссертации опубликованы в следующих работах автора :
1. .сгнетственность за нарушение лицензионных договоров// Патентно-лицензионная работа, 1989, N 2, сс. 26-33.
2. Лицензионный договор: обязанности сторон// Патенты и лицензии, 1990, N 4, СС. 22-25.
3. Неждународноправовая охрана товарных знаков на современном этапе// Вестник Московского университета, серия 11 "Право", 1993, N 2, ОС. 85-91.
1. Прав! - ая охрана товарных знаков и некоторые вопросы параллельного импорта// Патенты и лицензии, 1993, N 7, со. 25-30.
Подписано в печать 20.10.93. Объем 1,5п.л. Зак.570. Тир.100. Типография, ЛГУ им. Н.Э. Баумана
