Соотношение прав заявителей и третьих лиц при внесении изменений в документы заявки на выдачу патента на изобретение

Киреева, Нина Владимировна

Соотношение прав заявителей и третьих лиц при внесении изменений в документы заявки на выдачу патента на изобретениетекст автореферата и тема диссертации по праву и юриспруденции 12.00.03 ВАК РФ

АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ
по праву и юриспруденции на тему «Соотношение прав заявителей и третьих лиц при внесении изменений в документы заявки на выдачу патента на изобретение»

Киреева Нина Владимировна

На правах рукописи

Соотношение прав заявителей и третьих лиц при внесении изменений в документы заявки на выдачу патента на изобретение

Специальность 12.00.03—Гражданское право, предпринимательское право, семейное право, международное частное право

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук

Москва, 2004 г.

Работа выполнена на кафедре правовой охраны интеллектуальной собственности Российского государственного института интеллектуальной собственности.

Научный руководитель:

-кандидат юридических наук, доцент В. Я. Мотылева

Официальные оппоненты:

- доктор юридических наук

- кандидат юридических наук_

Оппонирующая организация:

Защита состоится

июня 2004 года в

/3.3 £к

заседании спе-

циализированного Совета К401.001.01 при Российском государственном институте интеллектуальной собственности (117279, ул. Миклухо-Маклая, 55 «а»).

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Российского государственного института интеллектуальной собственности.

Автореферат разослан

« ~/у>

мая 2004 года.

Ученый секретарь специализированного Совета кандидат юридических наук

И.А.Носова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Одной из важнейших сфер деятельности человека является интеллектуальная деятельность. Данная сфера относится к научно-техническому потенциалу государства, и, таким образом, определяет темпы и результаты осуществляемых экономических преобразований и экономического роста. Задачей государства является обеспечение условий для роста научно-технического потенциала, привлечения широких инвестиций в развитие производства, его технического перевооружения и, как следствие, создания конкурентоспособной продукции. Таким образом, задачей государства является создание оптимальных условий для широкого вовлечения в хозяйственный оборот результатов интеллектуальной деятельности.

Поскольку одной из важнейших сторон интеллектуальной деятельности является изобретательская деятельность, огромную важность для обеспечения экономического роста государства приобретает правовое регулирование в области изобретательской деятельности, вопросы закрепления прав на результаты интеллектуальной деятельности изобретателей, использования или реализации изобретений.

Углубление и развитие экономических связей Российской Федерации с зарубежными странами, международного сотрудничества и интеграция в мировую экономику требуют гармонизации законодательства Российской Федерации в области охраны интеллектуальной собственности с законодательствами других стран, построения регулирования отношений в области интеллектуальной собственности на признанных в мире принципах законодательного регулирования.

РОС. национальная ) библиотека I

СЛетсрбург Г/о / { * .. .. О» V» М *

Данные аспекты диктуют необходимость постоянного совершенствования патентного законодательства Российской Федерации.

Одним из важнейших вопросов совершенствования патентного законодательства является обеспечение баланса прав, закрепляемых за изобретателями и обладателями изобретений и прав третьих лиц и всего общества в целом; критериями такого баланса являются реальные общественные потребности.

Одной из задач, решаемых законодательством, является, с одной стороны, дать заявителю возможность исправить дефекты первоначальной заявки путем внесения изменений после подачи заявки, для того, чтобы предотвратить потерю прав из-за дефектов первоначальных документов заявки, а также для подтверждения патентоспособности изобретения в случае предполагаемого отказа; с другой стороны, не допустить дополнения заявки новым техническим содержанием после того, как изобретение полностью закончено, другими словами, не допустить нарушения прав третьих лиц и всего общества в целом. Для этого в законодательстве должно быть найдено оптимальное соотношение прав заявителей и третьих лиц. При этом экспертиза должна производить оценку того, выходят или нет изменения, сделанные заявителем по заявке на патент на изобретение, за рамки первоначального раскрытия сущности изобретения. Практика показывает, что для наиболее полной защиты прав заявителей и патентообладателей данный вопрос имеет огромное значение, поскольку от решения данного вопроса часто зависит дальнейшая судьба заявки.

1992 г.1 Согласно Федеральному закону «О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации»2 изменен пункт 4 статьи 3 Патентного закона РФ. В измененном Патентном законе «для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи», что требует пересмотра положения о возможности внесения изменений в описание и чертежи заявки в неограниченном объеме, с целью воспрепятствования возможности наполнения признаков формулы изобретения, толкование которых требует обращения к описанию и/или чертежам, новым смыслом.

Практика работы Роспатента в части рассмотрения заявок на выдачу патента на изобретение показывает, что положения, содержащиеся в Патентном законе и Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение (далее — Правила) 3 4, не всегда являются достаточными для обеспечения максимально возможной защиты прав заявителей, а также не всегда обеспечивают защиту интересов третьих лиц при экспертизе заявки, по которой заявителем представлены дополнительные материалы. В некоторых вопросах, связанных с внесением изменений в документы заявки, наблюдается отсутствие единообразия подходов, что обусловлено нечетким изложением некоторых норм и их несогласованностью.

1 Патентный закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3517-1 Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ, 1992, №42, Ст. 2319.

2 Федеральный закон № 22-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в патентный закон Российской Федерации» от 07 февраля 2003 г., «Российская газета», №26,11 февраля 2003 г.

3 Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утверждены приказом Роспатента от 17.04.1998 № 82 (зарегистрирован Минюстом РФ 22.09.1998 №1612), опубликованным в Бюллетене нормативных актов исполнительной власти от 05.10.1998 в № 26 (с поправкой, опубликованной 19.10.1998 в № 28), с изменениями и дополнениями, внесенными приказами Роспатента от 08.07.1999 № 133 (зарегистрирован Минюстом РФ 29.07.1999 № 1853) и от 13.11.2000 №223 (зарегистрирован Минюстом РФ 23.1.2000 № 2465), опубликованными в Бюллетене нормативных актов исполнительной власти соответственно от 30.08.1999 № 34-35 и от 04.12.2000 №49.

4 Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утверждены приказом Роспатента от 06.06.2003 г. №82, зарегистрированы в Минюсте РФ 30.06.2003 г. № 4852, опубликованы в «Российской газете» от 08.10.2003 г. № 202.

Данная проблема согласованности норм законодательства возникала в России в 1993 году, в период начала действия Патентного закона Российской Федерации, введенного в действие 14 октября 1992 г.

Проблема согласованности норм патентного законодательства в вопросе внесения изменений в документы заявки характерна и для патентных законодательств других стран. В 1994 году в Европейском Патентном Ведомстве (далее - ЕПВ) исследуемый вопрос был темой для дискуссии на симпозиуме для патентных судей1 На основе положений Статьи 123(2) и (3) и Статьи 100(C) Европейской Патентной Конвенции (далее - ЕПК)2 ЕПВ также столкнулось с различным подходом к признанию патента недействительным по причине чрезмерных исправлений, и подходом на стадии экспертизы по существу; такая ситуация была названа «капканом» для заявителя. Подход экспертизы по существу на основании этого был откорректирован.

С данной проблемой несогласованности норм законодательства столкнулись также и в Китайском патентном ведомстве3.

Актуальность исследуемого вопроса возрастает также в связи с совершенствованием Патентного законодательства в рамках международных договоров и соглашений, выполнение условий которых является необходимым условием для вступления Российской Федерации в ВТО.

Кроме того, следует отметить, что актуальность темы данного исследования подтверждена и Роспатентом. Об этом свидетельствует включение темы в

'Paolo Gory «ЕГО Board of Appeal Case Law 1992-1994 - A Survey» in the Proceedings of Seventh European Symposium for Patent Judges, 1994.

2 «Европейская патентная конвенция», Москва, ИНИЦ, 1999 г.

3 Lin Jianjun «An Analysis and Exploration of Invalidation ofPatent on the Ground ofAmendment Going Beyong the Disclosure », «China Patents and Trademarks», №1,2001

перечень актуальных тематик НИР и диссертационных работ, утвержденный Генеральным директором Роспатента1.

Цели и задачи исследования. Основная цель настоящей работы состоит в выявлении путей совершенствования российского патентного законодательства в вопросе сбалансированности прав заявителей и третьих лиц при внесении изменений в документы заявки на выдачу патента на изобретение. Для достижения поставленной цели в ходе работы решаются следующие задачи:

- определение и анализ норм российского законодательства, регламентирующих внесение изменений в документы заявки;

- определение и анализ норм патентных законодательств других стран и международных договоров, регламентирующих внесение изменений в документы заявки; выявление отличий норм российского патентного законодательства от указанных норм;

- изучение истории развития норм, регламентирующих внесение изменений в документы заявки, в российском патентном законодательстве;

- выявление и анализ ситуаций и вопросов, возникающих в отечественной практике экспертизы изобретений при внесении изменений в документы заявки на выдачу патента на изобретение;

- изучение опыта зарубежных патентных ведомств и судов в вопросах внесения изменений в документы заявки на выдачу патента на изобретение;

- сравнительный анализ отечественного и зарубежного опыта по внесению изменений в документы заявки на выдачу патента на изобретение;

1 Решение совместного заседания НТС Роспатента и ФИПС по вопросу «Итоги работы Научно-технических советов Роспатента и ФИПС и основные результаты НИР в 2002 г. и задачи на 2003 г.», приложение к Приказу Роспатента №102 от 16.07.2003 г.

- выявление наиболее эффективных путей, направленных на выработку единообразных подходов, максимально удовлетворяющих объективно существующие общественные потребности, к решению вопросов, возникающих при внесении изменений в документы заявки на выдачу патента на изобретение;

- разработка предложений по совершенствованию российского патентного законодательства в вопросах внесения изменений в документы заявки на выдачу патента на изобретение.

Объектом исследования являются правоотношения, возникающие при внесении изменений в документы заявки на выдачу патента на изобретение.

Предметом исследования является совокупность норм российского патентного законодательства, а также совокупность норм патентных законодательств некоторых зарубежных стран и международных договоров, регламентирующих внесение изменений в документы заявки на выдачу патента на изобретение.

В рамках международных договоров и соглашений, выполнение условий которых является необходимым условием для вступления Российской Федерации в ВТО, в работе проанализированы соответствующие нормы:

- Соглашения TRIPS1, в котором для каждого из объектов интеллектуальной собственности определены минимальные стандарты охраны, которые должны соблюдать государства-члены ВТО. В рамках минимальных стандартов охраны определены составляющее ее элементы - предмет охраны, предоставляемые в связи с такой охраной права, а также допустимые ограничения таких прав;

1 Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности TRIPS, вступило в силу 1 января 1995 г.

- Договора о патентном праве (PLT)1, в котором отражены перспективные направления развития патентного законодательства индустриально развитых стран. Договор содержит требования к заявке на изобретение и служит ориентиром в направлении гармонизации патентных законодательств различных стран;

- Договора о материальном патентном праве2 (далее— SPLT), проект которого, а также Инструкция3 и Руководство4 к нему представляют наибольший интерес в рамках темы данной работы.

Анализ норм законодательств, регламентирующих внесение изменений в документы заявки, приведенный в данной работе, наиболее полно представлен в отношении ЕПК.

Для этого имеются следующие основания.

1 Договор о патентном праве, принят Дипломатической конференцией в Женеве 1 июня 2001 г. <http:tfwww.fips.ru>

2 Draft Substantive Patent Law Treaty, ninth session of Standing Committee on Law of Patents, 03.03.2003<http:/www.wipo.int/scp/en/documents/session_9/hdex/htm>

3 Draft Regulation Under the Substantive Patent Law Treaty, ninth session of Standing Committee on Law of Patents, 03.03.2003<ht[j://www.wipo.int/scp/en/documents/session_9/index.htm>

4 Practice Guidelines Under me Substantive Patent Law Treaty, ninth session of Standing Committee on Law of Patents, 03.03.2003 <http://www.wipo.int/scp/eaaocuments/session_9/index.htm>

5Соглашение, подписанное 24.06.1994 г. и ратифицированное Федеральным законом РФ от 25.11.1996 № 135-ФЗ, вступило в силу для России 01.12.1997 г.

«важным условием для укрепления экономических связей между Россией и сообществом является сближение законодательств. Россия стремится к постепенному достижению совместимости своего законодательства с законодательством сообщества» (пункт 1 статьи 55). Отмечено также, что «стороны содействуют развитию двустороннего сотрудничества в области научных исследований и технологических разработок в гражданских целях (НТР) на основе взаимной выгоды, и, с учетом наличия ресурсов, на основе адекватного доступа к своим соответствующим программам и при условии обеспечения соответствующего уровня эффективной защиты прав интеллектуальной собственности. Такое сотрудничество осуществляется на основании специальных договоренностей, переговоры по которым и заключение которых проводятся в соответствии с процедурами, принятыми каждой Стороной, и которые, inter alia, включают соответствующие положения по защите прав интеллектуальной собственности» (пункты 1,3 статьи 62).

Полезным явилось изучение современного состояния и перспектив развития Китайского патентного законодательства в исследуемом вопросе, поскольку Китай и Россию относят к числу стран с так называемой «переходной экономикой», которым, при всем их различии, приходится решать немало сходных проблем. Как известно, модернизация китайского общества, политика реформ и открытости проводится в Китае с 1978 г. Реформы затронули и сферу промышленной собственности. В 1984 г. в Китае был принят патентный закон, первые изменения и дополнения в упомянутый закон были внесены в 1992 г. Вторая волна изменений и дополнений, внесенных в Китайское патентное законодательство, в основном связана с вступлением Китая во Всемирную торговую организацию; в августе 2000 г. изменен патентный закон Китая.

Необходим также анализ норм Договора о международной патентной кооперации1 (далее - Договор РСТ), поскольку подход, применяемый в рамках РСТ, является отражением усредненного подхода законодательств различных стран к вопросу внесения изменений в документы заявки.

Методы исследования. Методологическую основу диссертации составляют как общенаучные методы исследования (диалектический, исторический, системный), так и частнонаучные методы, в частности, сравнительно-правовой и формально-юридический.

Теоретическая основа исследования. Теоретическую основу диссертации составляют труды отечественных и зарубежных ученых и правоведов: АД.Корчагина, В.Ю.Джермакяна, О.Л..Алексеевой, И.А.Зенина, Э.П.Гаврилова, А.П.Сергеева, Е.П.Полищука, В.К.Казаковой, Н.Н.Разумовской, Н.С.Орловой, Е.М.Буряка, В.И.Еременко, А.А.Шестимирова, И.В.Полонской, В.Н.Фетиной, Б.М.Кабалкина, В.И.Блинникова, А.Н.Григорьева, П.Розенберга, Паоло Гори, Шозо Уемура, Цзанг Квинкуй, Лин Джианджун, Лю Цзы.

Научная новизна диссертации состоит в том, что впервые всесторонне изучены нормы российского патентного законодательства, регламентирующие внесение изменений в документы заявки на выдачу патента на изобретение. Сформулированы и теоретически обоснованы с точки зрения их соответствия объективной общественной потребности и с учетом процесса гармонизации патентных законодательств в рамках международных соглашений основные направления совершенствования российского патентного законодательства и подходов экспертизы к вопросам внесения изменений в документы заявки.

1Договор о международной патентной кооперации, подписанный в Вашингтоне 19 июня 1970 г., пересмотренный 2 октября 1979 г. и 3 февраля 1984 г., с изменениями и дополнениями, имеющими силу на 1 января 2000 г.

Положения, выносимые на защиту:

1. С точки зрения обеспечения максимальной защиты прав заявителя и с учетом регистрационного порядка признания прав заявителя на изобретение возможно дополнение формулы изобретения после даты подачи такими признаками (или составление формулы изобретения в случае, когда формула изобретения представлена заявителем после подачи заявки, на основе признаков) которые были учтены заявителем при создании изобретения, но по каким-либо причинам не включены в формулу изобретения при подаче заявки. Доказательством этому может служить не только наличие в описании на дату подачи указанных признаков в явном виде (терминологическое совпадение), но и раскрытие признаков в описании на дату подачи, т.е. их наличие в неявном виде (в документах заявки на дату подачи и уточненной формуле изобретения использованы понятия, совпадающие по содержанию, но различающиеся терминологически, либо понятие, указанное в уточненной формуле изобретения не упомянуто в описании на дату подачи заявки, но полностью раскрыто его содержание).

В действующем законодательстве в отношении данного вопроса выявлена несогласованность норм, заключающаяся в применении различных терминов в отношении одних и тех же ситуаций в статьях Патентного закона и пунктах Правил, заключающаяся в следующем:

В пункте 1 статьи 20 и подпункте 2 пункта 1 статьи 29 Патентного закона в отношении вопроса о допустимости изменения материалов заявки используется формулировка «признаки, отсутствующие на дату подачи заявки в описании», а также в формуле изобретения; в пункте 20(3) Правил используется формулировка «признаки, не раскрытые на дату подачи заявки в описании, а также в

формуле...».

Такая несогласованность норм приводит к различию в подходах к внесению изменений на различных стадиях рассмотрения заявки на изобретение.

При дальнейшем совершенствовании законодательства желательно приведение в соответствие данных терминов и использование в указанных статьях Патентного закона формулировки «признаки, не раскрытые на дату подачи заявки в описании, а также в формуле...».

В рамках действующего законодательства указанную несогласованность норм можно устранить путем приведения толкования данных норм в инструктивных документах. Формулировка, данная в пункте 1 статьи 20 и подпункте 2 пункта 1 статьи 29 Патентного закона требует расширительного толкования, а именно: под признаками, отсутствующими на дату подачи в документах заявки должны пониматься признаки, не раскрытые в указанных документах, то есть отсутствующие на дату подачи в описании или формуле изобретения как в явном, так и в неявном виде.

2. С целью более полной защиты прав заявителей с учетом регистрационного порядка признания прав заявителя на изобретение доказательством того, что признаки, включенные заявителем в формулу изобретения после подачи заявки были учтены заявителем при создании изобретения, может служить отражение указанных признаков на чертежах, содержащихся в заявке на дату ее подачи. Исходя из этого предлагается расширить круг документов заявки, которые, при сохранении неизменным состава заявки, определенного в пункте 2 статьи 16 Патентного закона, могут служить источником для изменяющих и дополняющих документы заявки материалов, в том числе - признаков формулы изобретения, а именно: включить в круг таких документов чертежи, реферат и

другие документы заявки, которые могут быть представлены заявителем в виде приложений на дату подачи заявки. Для этого предлагается изложить абзац второй пункта 1 статьи 20 Патентного закона в следующей редакции:

«Дополнительные материалы изменяют сущность заявленных изобретения или полезной модели, если они содержат признаки, подлежащие включению в формулу изобретения или полезной модели и отсутствующие на дату подачи заявки в описании, чертежах, а также в реферате, если заявка на дату ее подачи содержала реферат, и в формуле изобретения или полезной модели в случае, если заявка на дату ее подачи содержала формулу изобретения или полезной модели».

Второе предложение пункта 20 (3) Правил предлагается изложить в той же редакции.

Дополнить пункт 3.2.4 «Содержание разделов описания» подпунктом 7: «Описание может содержать дополнительный раздел в виде приложения, содержащий поясняющие материалы в виде таблиц, математических расчетов и т.п.»

3. С той же целью и исходя их тех же предпосылок, что и изложенные в предыдущем пункте, предлагается обеспечить возможность внесения в формулу изобретения признаков, упомянутых в описании в любой его части, а не только в частях описания, установленных пунктом 20(3) Правил. Для этого предлагается исключить из пункта 20(3) Правил абзац (3):

«Признаки, упомянутые на дату подачи заявки в описании изобретения лишь в отношении уровня техники, в том числе ближайшего аналога изобретения, не относятся к признакам заявленного изобретения, содержащимся на указанную дату в документах заявки».

4. Установлено, что в действующем законодательстве не имеет четкого законодательного урегулирования особый случай внесения изменений в документы заявки, заключающийся в исключении признаков из формулы изобретения. Правоприменительная практика накладывает значительные ограничения на возможность исключения из формулы несущественного признака изобретения в случае, если описание изобретения не содержит примеров, изложенных без упоминания данного признака.

Предлагается более четко выразить норму, регламентирующую условия, при которых возможно исключение признаков из формулы изобретения. При этом для обеспечения максимальной защиты прав заявителя с учетом регистрационного порядка признания прав заявителя на изобретение представляется целесообразным обеспечить возможность корректировки формулы изобретения с расширением объема определяемых ею прав, заключающейся в исправлении такого дефекта формулы изобретения, как наличие в формуле изобретения несущественного признака, вне зависимости от наличия в описании изобретения заменяющего несущественный признак обобщающего понятия.

Для этого предлагается дополнить пункт 20 (3) Правил абзацем:

«Исключение из формулы изобретения признака, характеризующего частную форму выполнения, при сохранении признака, выраженного общим понятием, не является изменением сущности изобретения в том случае, если обобщающий признак явным образом следует из описания, либо если признак, характеризующий частную форму выполнения, не является существенным».

5. Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в патентный ? закон Российской Федерации», введенный в действие 11 марта 2003г. определяет новое правовое значение описания: использование для толкования призна-

ков формулы изобретения (согласно пункту 4 статьи 3 Патентного закона). Такое изменение с необходимостью должно повлечь введение ограничений на изменение описания после подачи заявки.

С целью предотвращения нарушений прав третьих лиц, которые могут последовать при изменении сущности изобретения после даты подачи заявки, в частности, при таком изменении описания и чертежей, которое влечет за собой наполнение признаков формулы изобретения новым смыслом в случае их толкования с привлечением описания и чертежей (согласно пункту 4 статьи 3 Патентного закона), предлагается ограничить возможность изменения описания. Для этого пункт 1 статьи 20 предлагается дополнить абзацем:

«Дополнительные материалы, представляющие собой дополнения или изменения, вносимые в описание и/или чертежи, признаются изменяющими сущность заявленных изобретения или полезной модели, если они содержат информацию, которая не очевидна для специалиста или не следует однозначно из документов заявки, содержащихся в ней на дату подачи».

Пункт 20(3) Правил предлагается дополнить абзацем:

«Дополнительные материалы, представляющие собой дополнения или изменения, вносимые в описание и/или чертежи, признаются изменяющими сущность заявленных изобретения или полезной модели, если они содержат информацию, выраженную в словесной или графической форме, а также в виде химических и математических формул, единичных значений величин и их интервалов, а также в ином виде, которая не очевидна для специалиста или не следует однозначно из документов заявки, содержащихся в ней на дату подачи. Для доказательства очевидности информации, содержащейся в дополнительных материалах, для специалиста могут привлекаться источники информации,

ставшие общедоступными на дату подачи заявки».

6. С учетом того, что сущность изобретения выражается в совокупности существенных признаков изобретения, достаточных для достижения указанного заявителем технического результата (пункт 3.2.4.3 (1.1) Правил), кардинальное изменение заявителем технического результата после даты подачи заявки должно трактоваться как изменение сущности изобретения.

Выявлена возможность нарушения прав третьих лиц, которое может последовать при неправомерной выдаче патента из-за наличия у заявителя возможности формального обхода условия «изобретательский уровень» путем изменения заявителем в процессе экспертизы по существу технического результата, указанного в описании на дату подачи заявки, на иной, не связанный с первоначально указанным, технический результат. Для предотвращения указанного нарушения прав предлагается пункт 20(3) Правил дополнить абзацем:

«Дополнительные материалы признаются изменяющими сущность заявленных изобретения или полезной модели, если они содержат технический результат, который дополнен или изменен таким образом, что этот новый технический результат не имеет отношения к указанному в описании, содержащемся в заявке на дату подачи, и специалист в данной области техники не может вывести его из документов заявки, содержащейся в ней на дату подачи».

7. Ввиду возможности использования описания для толкования признаков формулы изобретения, обеспеченную пунктом 4 статьи 3 Патентного закона в действующей редакции не представляется необходимым сохранение нормы законодательства, предписывающей изложение признаков в формуле изобретения таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом их смыслового содержания на основании уровня техники.

Предлагается учесть возможность понимания смыслового содержания признаков на основании описания и изменить формулировку пункта 3.3.3.1(4) Правил:

«Признаки изобретения выражаются в формуле изобретения таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания» на:

«Признаки изобретения выражаются в формуле изобретения таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники или описания, содержащегося в заявке на дату ее подачи, их смыслового содержания».

8. Известность средств и методов для реализации признака на дату подачи заявки при исследовании изобретения на соответствие его условию патентоспособности «промышленная применимость» может быть подтверждена, если средства и методы раскрыты заявителем на дату подачи заявки или известны из уровня техники. Для более полной защиты прав заявителей при оценке соответствия изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость» предлагается расширить круг документов заявки, в которых могут быть приведены средства и методы реализации признака формулы изобретения, путем включения в этот круг чертежей, реферата и документов заявки, которые могут быть представлены заявителем в виде приложений на дату подачи заявки. Для этого предлагается изменить редакцию первой части второго абзаца пункта 19.5.1 (2) Правил, изложив ее следующим образом:

«При установлении возможности использования изобретения в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности проверяется, указано ли назначение изобретения в описании, содержавшем-

ся на дату подачи (если на эту дату заявка содержала формулу изобретения - то в описании или формуле изобретения), а в случае испрашивания приоритета более раннего, чем дата подачи - также в документах, послуживших основанием для испрашивания такого приоритета.

Кроме того, проверяется, приведены ли в описании, содержащемся в заявке на дату ее подачи, либо в любом другом документе заявки, содержащемся в ней на дату ее подачи, средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы изобретения».

9. Выявлена несогласованность норм законодательства, применяемых на стадии экспертизы заявки и на стадии рассмотрения возражений на решение экспертизы или против выдачи патента.

Наличие правомочий по изменению формулы изобретения у коллегии Палаты по патентным спорам и их отсутствие у заявителя (патентообладателя) при рассмотрении изобретения на указанной стадии, регламентированное действующим законодательством, приводит к ущемлению прав заявителя (патентообладателя).

для устранения неблагоприятных для заявителя (патентообладателя) выводов предусмотреть возможность принятия решения по данному вопросу заявителем (патентообладателем), а не коллегией Палаты по патентным спорам. Для этого предлагается изложить указанный пункт следующим образом:

«При рассмотрении возражения, предусмотренного пунктом 1.1 настоящих Правил, заявитель вправе внести изменения в формулу изобретения, полезной модели, перечень существенных признаков промышленного образца, если эти изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности, а также основанием для вывода об отнесении заявленного объекта к перечню решений (объектов), не признаваемых патентоспособными изобретениями, полезными моделями, промышленными образцами.

При рассмотрении возражения, предусмотренного пунктами 1.3 и 1.4 настоящих Правил, патентообладатель, обладатель авторского свидетельства и патента СССР вправе внести изменения в формулу изобретения, полезной модели, перечень существенных признаков промышленного образца в случае, если без указанных изменений оспариваемый патент, авторское свидетельство и патент СССР должны быть признаны недействительным полностью, а при их внесении - могут быть признаны недействительным частично».

знанного частично недействительным, тождественное решение в объеме измененной формулы изобретения. Для обеспечения более полной защиты прав третьих лиц предлагается дополнить статью 12 Патентного закона РФ следующим абзацем:

«Любое физическое или юридическое лицо, которое до даты публикации в официальном бюллетене патентного ведомства сведений о патенте на изобретение, полезную модель, промышленный образец, который признан частично недействительным с изменением формулы изобретения, добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от его автора тождественное решение в объеме измененной формулы изобретения, или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема».

Научная и практическая значимость. Научная значимость работы заключается в том, что сделанные в ней выводы могут использоваться для дальнейших теоретических исследований. Практическая значимость заключается в том, что указанные выводы могут быть использованы при дальнейшем совершенствовании российского патентного законодательства.

Апробация результатов работы. Диссертация выполнена и обсуждена на кафедре правовой охраны интеллектуальной собственности Российского государственного института интеллектуальной собственности. Основные теоретические выводы и практические рекомендации, выработанные в ходе диссертационного исследования, изложены в научных публикациях диссертанта. Положительная тенденция в изменении подхода к вопросу внесения изменений в документы заявки на выдачу патента на изобретение, наметившаяся в последнее

время, обусловлена в числе ряда причин и указанными публикациями диссертанта.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Работа состоит из введения, четырех глав, заключения и списка использованной литературы.

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, определяются цель, задачи, методы и теоретические предпосылки исследования, раскрывается научная новизна, научная и практическая значимость, формулируются основные положения, выносимые на защиту.

В Главе I «Основные понятия и аспекты законодательства, имеющие отношение к внесению изменений в документы заявки» рассмотрены те основные понятия, которые имеют непосредственное отношение к вопросу внесения изменений в документы заявки и используются при анализе правоприменительной практики, приведенном в последующих главах. Определено правовое значение описания и формулы изобретения, что позволяет оценить возможность и объемы внесения изменений в указанные документы заявки после ее подачи. В данной главе также рассмотрены аспекты условий патентоспособности изобретения, связанные с вопросом внесения изменений в документы заявки на стадии экспертизы по существу с точки зрения сохранения оптимального баланса прав заявителей и третьих лиц.

В параграфе 1 дана краткая характеристика понятия изобретения, отмечена связь данного понятия с техническим решением в соответствии с действующим законодательством.

В параграфе 2 дана характеристика понятий «документы заявки», «дата подачи». Отмечено, что новая редакция патентного закона внесла определен-

ность в данные понятия, что позволяет более ясно выразить нормы законодательства, регламентирующие вопросы внесения изменений в документы заявки.

В параграфе 3 рассмотрено правовое значение формулы изобретения и описания. Отмечено, что использование описания при определении факта использования изобретения диктует необходимость регламентированного внесения исправлений и дополнений как в формулу изобретения, так и в описание.

В параграфе 4 рассмотрены правовые аспекты оценки изобретения на соответствие условиям патентоспособности, связанные с вопросами внесения изменений в описание и формулу изобретения. Отмечено, что дополнение документов заявки после ее подачи в Патентное ведомство сведениями, подтверждающими возможность осуществления изобретения и отсутствовавшими на дату подачи заявки, недопустимо, что является вполне обоснованным с точки зрения установления оптимального баланса прав заявителя и третьих лиц, поскольку недопустимо установление приоритета на незавершенное изобретение, представляющее собой лишь идею, постановку технической задачи, без ее проработки и установления возможности реализации. При этом отмечено, что возможность подтверждения раскрытия на дату подачи заявки средств и методов для осуществления признака формулы изобретения для заявителя в соответствии с новым законодательством практически ограничена рамками описания, что ухудшает положение заявителя. Отмечено также, что условие патентоспособности «изобретательский уровень» отвечает за творческий характер изобретения, отмечена также привязка данного условия к понятию «специалист». Отмечена возможность неограниченного изменения технического результата изобретения, указанного заявителем, при проведении экспертизы по существу в рамках действующего законодательства.

В главе II «Сравнительный анализ комплекса норм российского и зарубежного законодательств, регулирующих возможность внесения изменений в документы заявки на изобретение на стадии экспертизы» приведен анализ положений законодательства, регламентирующих внесение изменений в документы заявки при экспертизе изобретений с точки зрения обеспечения баланса прав заявителей и третьих лиц. Отмечено, что патентные законодательства разных стран в обязательном порядке содержат нормы, регламентирующие возможность внесения изменений в документы заявки на изобретение. Появление этих норм в патентных законодательствах разных стран имеет одни и те же предпосылки и связаны с регистрационным порядком признания прав заявителя и особой значимостью приоритета изобретения. Однако патентные ведомства разных стран по разному подходят к внесению в документы заявки таких дополнительных сведений.

В параграфе 1 приведен анализ правоприменительной практики внесения изменений в документы заявки в соответствии с нормами российского законодательства. Приведена оценка действующих норм российского законодательства, регламентирующих внесение изменений, с точки зрения объективно существующей общественной потребности. Приведено также сравнение норм российского патентного законодательства с нормами Договора РСТ, ЕПК, 8РЬТ. Отмечено, что нормы указанных выше договоров предоставляют заявителю более широкие возможности по исправлению недостатков заявки и доказательству патентоспособности изобретения путем внесения исправлений в документы заявки, не нарушая при этом принципа приоритета изобретения, что способствует более полной защите прав заявителя при учете интересов третьих лиц и общества в целом. Также отмечено, что нормы указанных выше договоров бо-

лее четко, чем нормы Российского патентного законодательства, ограничивают возможность изменений в документы заявки после даты подачи заявки, препятствуя внесению новой сущности изобретения после даты подачи.

В параграфе 2 более подробно рассмотрены возможности внесения изменений в формулу изобретения на стадии экспертизы. Обоснована необходимость включения чертежей в круг документов, которые могут служить для пополнения формулы изобретения новыми признаками.

Рассмотрена возможность исключения из формулы несущественных признаков в рамках действующего законодательства, приведено сравнение с нормами ЕПК. Отмечена возможность расширения прав заявителя по исправлению дефектов заявки путем исключения из формулы изобретения несущественных признаков, что позволит заявителю избежать необоснованного сужения объема прав, вытекающих из патента.

Отмечено также, что новая редакция Патентного закона по сравнению с предыдущей редакцией предоставляет заявителю более широкие права по формированию нового независимого пункта изобретения в рамках раскрытия сущности изобретения на дату подачи заявки. Соответствующие нормы обновленного российского патентного законодательства соответствуют аналогичным нормам ЕПК.

В параграфе 3 более подробно рассмотрены нормы, регламентирующие внесение изменений в описание изобретения. Приведено сравнение указанных норм российского патентного законодательства с соответствующими нормами ЕПК и Китайского патентного законодательства. Отмечено, что поскольку в Патентном законе РФ в настоящее время описание может применяться при толковании признаков формулы изобретения (пункт 4 статьи 3 Патентного зако-

на8), и, соответственно, содержание описания опосредованно может влиять на установление объема правовой защиты, необходимо ограничить возможность внесения изменений в описание, а именно, исключить возможность таких изменений описания, которые наполняют признаки формулы изобретения новым смыслом. Также представляется целесообразным ограничение возможности изменения технического результата, поскольку кардинальное его изменение влечет за собой полное изменение сущности изобретения, выраженной в совокупности существенных признаков, достаточных для достижения указанного технического результата. Иными словами, при таком изменении технического результата мы имеем дело с совершенно иным изобретением.

Параграф 4 посвящен анализу понятия очевидных исправлений. Отмечено, что обновленное патентное законодательство установило критерий очевидности исправлений, соответствующий аналогичным критериям, существующим в РСТ, ЕПК и SPLT, что способствует гармонизации патентных законодательств.

В главе III «Изменения, вносимые в формулу изобретения в результате рассмотрения возражения на выдачу патента на изобретение» отмечено, что нормы закона, регламентирующие внесение изменений в формулу изобретения на стадии апелляции со всей очевидностью должны соответствовать аналогичным нормам, применяемым на стадии экспертизы заявки.

В параграфе 1 дан анализ правоприменительной практики внесения изменений в формулу изобретения при рассмотрении возражений на решение об отказе или выдаче патента и возражений на решение против выдачи патента в сравнении с практикой внесения изменений в аналогичных ситуациях, существующей в Европейском патентном ведомстве и патентном ведомстве Китая. Проанализированы также соответствующие нормы SPLT. Выработан путь

обеспечения согласованности норм законодательства, применяемых на стадии экспертизы заявки и на стадии рассмотрения возражений на решение экспертизы или против выдачи патента.

В параграфе 2 рассмотрен вопрос возможных негативных последствий для третьих лиц при изменении формулы изобретения в результате оспаривания патента. Дан анализ решения данного вопроса в рамках ЕПК и 8РЬТ. Выработаны предложения по защите прав заявителей в указанной ситуации при обеспечении максимальной защиты прав патентообладателя оспариваемого патента.

СПИСОК НАУЧНЫХ РАБОТ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Н.В.Киреева «Вопросы применения некоторых норм патентного законодательства в практике патентной экспертизы», в сборнике «Проблемы интеллектуальной собственности», РГИИС, Москва, 2000 г., с. 48-50

2. Н.В.Киреева «Исправление ошибок в указании автора, заявителя или патентообладателя после вынесения решения по результатам экспертизы по существу», в сборнике «Проблемы интеллектуальной собственности», РГИИС, Москва, 2001 г., с. 44-47

3. Н.В.Киреева «Изменение и дополнение материалов заявки на стадии экспертизы по существу», доклад на второй научно-практической конференции работников системы Роспатента, 19.12.2002

4. А.В.Никитин, Н.В.Киреева «Дополнения и изменения к заявке: нужен единый подход», «Патенты и лицензию), 2000 г., №10, с.24 - 27

5. А.В-Никитин, НБ.Киреева «Изменение формулы изобретения и графические материалы заявки», «Патенты и лицензии», 2002 г., №5, с. 9-12.

Л 07 75

Заказ 77

Тираж 100 экз.

Отпечатано отделением по подготовке и выпуску официальных изданий ФИПС 123995, г. Москва, Бережковская наб., д. 24, стр. 2. Тел. 240-30-11

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
по праву и юриспруденции, автор работы: Киреева, Нина Владимировна, кандидата юридических наук

Введение.

Глава I. Основные понятия и аспекты законодательства, имеющие отношение к внесению изменений в документы заявки.

1.Понятие изобретения.

2. Понятия «документы заявки» и «дата подачи заявки».

3. Правовое значение описания и формулы изобретения.

4. Условия патентоспособности изобретения и правовые аспекты оценки изобретения на соответствие условиям патентоспособности, связанные с вопросами внесения изменений в описание и формулу изобретения

Глава II. Сравнительный анализ комплекса норм российского и зарубежного законодательств, регулирующих возможность внесения изменений в документы заявки на изобретение на стадии экспертизы.

1. Анализ правоприменительной практики внесения изменений в документы заяв

2. Изменения, вносимые в формулу изобретения.

3. Изменения, вносимые в описание изобретения.

4. Очевидные исправления.

Глава III. Изменения, вносимые в формулу изобретения в результате рассмотрения возражения против выдачи патента на изобретение, на решение об отказе или выдаче патента

1. Анализ правоприменительной практики внесения изменений в формулу изобретения при рассмотрении возражений на решение об отказе или выдаче патента и возражений на решение против выдачи патента.

2. Право преждепользования.

ВВЕДЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
по теме "Соотношение прав заявителей и третьих лиц при внесении изменений в документы заявки на выдачу патента на изобретение"

Актуальность темы исследования. Одной из важнейших сфер деятельности человека является интеллектуальная деятельность. Данная сфера находится в прямой связи с научно-техническим потенциалом государства, и, таким образом, определяет темпы и результаты осуществляемых экономических преобразований и экономического роста. Задачей государства является обеспечение условий для роста научно-технического потенциала, привлечения широких инвестиций в развитие производства, его технического перевооружения и, как следствие, создания конкурентоспособной продукции. Таким образом, задачей государства является создание оптимальных условий для широкого вовлечения в хозяйственный оборот результатов интеллектуальной деятельности.

Одной из задач, решаемых законодательством, является, с одной стороны, дать заявителю возможность исправить дефекты первоначальной заявки путем внесения изменений после подачи заявки, для того, чтобы предотвратить потерю прав из-за дефектов первоначальных документов заявки, а также для подтверждения патентоспособности изобретения в случае предполагаемого отказа; с другой стороны, не допустить дополнения заявки новым техническим содержанием после того, как > заявлено о созданном изобретении, другими словами, не допустить нарушения прав третьих лиц и всего общества в целом. Для этого в законодательстве должно быть найдено оптимальное соотношение прав заявителей и третьих лиц. При этом экспертиза должна быть направлена на оценку того, выходят или нет изменения, сделанные заявителем по заявке на патент на изобретение, за рамки первоначального раскрытия сущности изобретения. Практика показывает, что для наиболее полной защиты прав заявителей и патентообладателей данный вопрос имеет огромное значение, поскольку от решения данного вопроса часто зависит дальнейшая судьба заявки.

Вопрос внесения изменений в документы заявки приобретает особую актуальность в связи с внесением изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации (далее - Патентный закон), действовавший с 14 октября 1992 г. [17]. Согласно Федеральному закону «О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации» [19] изменен пункт 4 статьи 3 Патентного закона РФ. В измененном Патентном законе «для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи», что требует пересмотра положения о возможности внесения изменений в описание и чертежи заявки в неограниченном объеме, с целью воспрепятствования возможности наполнения признаков формулы изобретения, толкование которых требует обращения к описанию и/или чертежам, новым смыслом.

Практика работы Роспатента в части рассмотрения заявок на выдачу патента на изобретение показывает, что положения, содержащиеся в Патентном законе и Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение (далее - Правила) [25,26], не всегда являются достаточными для обеспечения максимально возможьой защиты прав заявителей, а также не всегда обеспечивают защиту интересов третьих лиц при экспертизе заявки, по которой заявителем? представлены дополнительные материалы. В некоторых вопросах, связанных с внесением изменений в документы заявки, наблюдается отсутствие единообразия подходов, что обусловлено нечетким изложением некоторых норм и их несогласованностью.

ЕПВ) исследуемый вопрос был темой для дискуссии на симпозиуме для патентных судей [91]. На основе положений Статьи 123(2) и (3) и Статьи 100(C) Европейской Патентной Конвенции (далее — ЕПК) [37] ЕПВ также столкнулось с различным подходом к признанию патента недействительным по причине чрезмерных исправлений, и подходом на стадии экспертизы по существу; такая ситуация была названа «капканом» для заявителя. Подход экспертизы по существу на основании этого был откорректирован.

С данной проблемой несогласованности норм законодательства столкнулись также и в Китайском патентном ведомстве [89].

Кроме того, следует отметить, что актуальность темы данного исследования подтверждена и Роспатентом. Об этом свидетельствует включение темы в перечень актуальных тематик НИР и диссертационных работ, утвержденный Генеральным директором Роспатента [36].

- определение и анализ норм российского законодательства, регламентарующих внесение изменений в документы заявки;

- Соглашения TRIPS [8], в котором для каждого из объектов интеллектуальной собственности определены минимальные стандарты охраны, которые должны соблюдать государства-члены ВТО. В рамках минимальных стандартов охраны определены составляющее ее элементы - предмет охраны, предоставляемые в связи с такой охраной права, а также допустимые ограничения таких прав;

- Договора о патентном праве (PLT) [9], в котором отражены перспективные направления развития патентного законодательства индустриально развитых стран. Договор содержит требования х заявке на изобретение и служит ориентиром в направлении гармонизации патентных законодательств различных стран;

- Договора о материальном патентном праве [11] (далее- SPLT), проект которого, а также Инструкция [12] (далее - Инструкция SPLT) и Руководство [13] (далее - Руководство SPLT) к нему представляют наибольший интерес в рамках темы данной работы.

Для этого имеются следующие основания.

Соглашением о партнерстве и сотрудничестве, учреждающем партнерство между Российской Федерацией, с одной стороны, и Европейскими сообществами и их государствами-членами, с другой стороны [14] определены направления сотрудничества Российской Федерации и Европейского союза, в том числе, в области охраны интеллектуальной собственности и законодательства. Стороны соглашения подтвердили «важность обеспечения должного уровня эффективной охраны и обеспечения реализации прав интеллектуальной собственности» (пункт 1 статьи 54). Сторонами данного соглашения признано также, что «важным условием для укрепления экономических связей между Россией и сообществом является сближение законодательств. Россия стремится к постепенному достижению совместимости своего законодательства с законодательством сообщества» (пункт 1 статьи 55). Отмечено также, что «стороны содействуют развитию двустороннего сотрудничества в области научных исследований и технологических разработок в гражданских целях (НТР) на основе взаимной выгоды, и, с учетом наличия ресурсов, на основе адекватного доступа к своим соответствующим программам и при условии обеспечения соответствующего уровня эффективной защиты прав интеллектуальной собственности. Такое сотрудничество осуществляется на основании специальных договоренностей, переговоры по которым и заключение которых проводятся в соответствии с процедурами, принятыми каждой Стороной, и которые, inter alia, включают соответствующие положения по защите прав интеллектуальной собственности» (пункты 1, 3 статьи 62).

Необходим также анализ норм Договора о международной патентной кооперации [4] (далее - Договор РСТ), поскольку подход, применяемый в рамках РСТ, является отражением усредненного подхода законодательств различных стран к вопросу внесения изменений в документы заявки.

Теоретическая основа исследования. Теоретическую основу диссертации составляют труды отечественных и зарубежных ученых и правоведов: А.Д.Корчагина, В.Ю.Джермакяна, О.Л.Алексеевой, И.А.Зенина, Э.П.Гаврилова, А.П.Сергеева, Е.П.Полищука, В.К.Казаковой, Н.Н.Разумовской, Н.С.Орловой, Е.М.Буряка, В.И.Еременко, А.А.Шестимирова, И.В.Полонской, В.Н.Фетиной,

Б.М.Кабалкина, В.И.Блинникова, А.Н.Григорьева, П.Розенберга, Паоло Гори, Шозо Уемура, Цзанг Квинкуй, Лин Джианджун, Лю Цзы.

Научная новизна диссертации состоит в том, что впервые всесторонне изучены нормы российского патентного законодательства, регламентирующие внесение изменений в документы заявки на выдачу патента и изобретения. Сформулированы и теоретически обоснованы с точки зрения их соответствия объективной общественной потребности и с учетом процесса гармонизации патентных законодательств в рамках международных соглашений основные направления совершенствования российского патентного законодательства и подходов экспертизы к вопросам внесения изменений в документы заявки.

Положения, выносимые на защиту:

1. С точки зрения обеспечения максимальной защиты прав заявителя и с учетом регистрационного порядка признания прав заявителя на изобретение возможно дополнение формулы изобретения после даты подачи такими признаками* (или составление формулы изобретения в случае, когда формула изобретения представлена заявителем после подачи заявки, на основе признаков) которые были учтены заявителем при создании изобретения, но по каким-либо причинам не включены в формулу изобретения при подаче заявки. Доказательством этому может служить не только наличие в описании на дату подачи указанных признаков в явном виде (терминологическое совпадение), но и раскрытие признаков в описании на дату подачи, т.е. их наличие в неявном виде (в документах заявки на дату подачи и уточненной формуле изобретения использованы понятия, совпадающие по содержанию, но различающиеся терминологически, либо понятие, указанное в уточненной формуле изобретения не упомянуто в описании на дату подачи заявки, но полностью раскрыто его содержание).

В действующем законодательстве в отношении данного вопроса выявлена несогласованность норм, заключающаяся в применении различных терминов в отношении одних и тех же ситуаций в статьях Патентного закона [21] и пунктах Правил [26], заключающаяся в следующем:

Дополнительные материалы изменяют сущность заявленных изобретения или полезной модели, если они содержат признаки, подлежащие включению в формулу изобретения или полезной модели и отсутствующие на дату подачи заявки в описании, чертежах, а также в реферате, если заявка на дату ее подачи содержала реферат, и в формуле изобретения или полезной модели в случае, если заявка на дату ее подачи содержала формулу изобретения или полезной модели».

Второе предложение пункта 20 (3) Правил [26] предлагается изложить в той же редакции.

Признаки, упомянутые на дату подачи заявки в описании изобретения лишь в отношении уровня техники, в том числе ближайшего аналога изобретения, не относятся к признакам заявленного изобретения, содержащимся на указанную дату в документах заявки».

Предлагается более четко выразить норму, регламентирующую условия, при которых возможно исключение признаков из формулы изобретения. При этом для обеспечения максимальной защиты прав заявителя с учетом регистрационного порядка признания прав заявителя на изобретение представляется целесообразным обеспечит возможность корректировки формулы изобретения с расширением объема определяемых ею прав, заключающаяся в исправлении такого дефекта формулы изобретения, как наличие в формуле изобретения несущественного признака, вне зависимости от наличия в описании изобретения заменяющего несущественный признак обобщающего понятия.

Для этого предлагается дополнить пункт 20 (3) Правил абзацем: «Исключение из формулы изобретения признака, характеризующего частную форму выполнения, при сохранении признака, выраженного общим понятием, не является изменением сущности изобретения в том случае, если обобщающий признак явным образом следует из описания, либо если признак, характеризующий частную форму выполнения, не является существенным».

5. Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в патентный закон Российской Федерации», введенный в действие 11 марта 2003г.[19] определяет новое правовое значение описания: использование для толкования признаков формулы изобретения (пункт 4 статьи 3). Такое изменение с необходимостью должно повлечь введение ограничений на изменение описания после подачи заявки.

Дополнительные материалы, представляющие собой дополнения или изменения, вносимые в описание и/и пи чертежи, признаются изменяющими сущность заявленных изобретения или полезной модели, если они содержат информацию, которая не очевидна для специалиста или не следует однозначно из документов заявки, содержащихся в ней на дату подачи».

Пункт 20(3) Правил предлагается дополнить абзацем:

Дополнительные материалы, представляющие собой дополнения или изменения, вносимые в описание и/или чертежи, признаются изменяющими сущность заявленных изобретения или полезной модели, если они содержат информацию, выраженную в словесной или графической форме, а также в виде химических и математических формул, единичных значений величин и их интервалов, а также в ином виде, которая не очевидна для специалиста или не следует однозначно из документов заявки, содержащихся в ней на дату подачи. Для доказательства очевидности информации, содержащейся в дополнительных материалах, для специалиста могут привлекаться источники информации, ставшие общедоступными на дату подачи заявки».

Дополнительные материалы признаются изменяющими сущность заявленных изобретения или полезной модели, если они содержат технический результат, который дополнен или изменен таким образом, что этот новый технический результат не имеет отношения к указанному в описании, содержащемся в заявке на дату подачи, и специалист в данной области техники не может вывести его из документов заявки, содержащейся в ней на дату подачи».

Признаки изобретения выражаются в формуле изобретения таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания» на:

Признаки изобретения выражаются в формуле изобретения таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники или описания, содержагцегося в заявке на дату ее подачи, их смыслового содержания».

8. Известность средств и методов для реализации признака на дату подачи заявки при исследовании изобретения на соответствие его условию патентоспособности «промышленная применимость» может быть подтверждена, если средства и методы раскрыты заявителем на дату подачи заявки или известны из уровня техники. Для более полной защиты прав заявителей при оценке соответствия изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость» предлагается расширить круг документов заявки, в которых могут быть приведены средства и методы реализации признака формулы изобретения, путем включения в этот круг чертежей, реферата и других документов заявки, которые могут быть представлены заявителем в виде приложений на дату подачи заявки. Для этого предлагается изменить редакцию первой части второго абзаца пункта 19.5.1(2) Правил, изложив ее следующим образом:

При установлении возможности использования изобретения в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности проверяется, указано ли назначение изобретения в описании, содержавшемся на дату подачи (если на эту дату заявка содержала формулу изобретения - то в описании или формуле изобретения), а в случае испрашивания приоритета более раннего, чем дата подачи - также в документах, послуживших основанием для испрашивания такого приоритета.

Для обеспечения согласованности норм законодательства, применяемых на стадии экспертизы заявки и на стадии рассмотрения возражений на решение экспертизы или против выдачи патента предлагается изменить формулировку пункта 4.9 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам [29] (далее - Правила Палаты по патентным спорам) таким образом, чтобы передать правомочия коллегии Палаты по патентным спорам, оговоренные в данном пункте, заявителю (патентообладателю); то есть при решении вопроса о необходимости внесения изменений в формулу изобретения для устранения неблагоприятных для заявителя (патентообладателя) выводов предусмотреть возможность принятия решения по данному вопросу заявителем (патентообладателем), а не коллегией палаты по патентным спорам. Для этого предлагается изложить указанный пункт следующим образом:

При рассмотрении возражения, предусмотренного пунктом 1.1 настоящих Правил, заявитель вправе внести изменения в формулу изобретения, полезной модели, перечень существенных признаков промышленного образца, если эти изменения устраняют причины, послужишиие единственным основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности, а также основанием для вывода об отнесении заявленного объекта к перечню решений (объектов), не признаваемых патентоспособными изобретениями, полезными моделями, промышленными образцами.

10. Выявлено, что действующее законодательство не обеспечивает в полной мере защиту прав третьих лиц, добросовестно использующих на территории Российской Федерации созданное независимо от автора изобретения, признанного частично недействительным, тождественное решение в объеме измененной формулы изобретения. Для обеспечения более полной защиты прав третьих лиц предлагается дополнить статью 12 Патентного закона РФ следующим абзацем:

Любое физическое или юридическое лицо, которое до даты публикации в официальном бюллетене патентного ведомства сведений о патенте на изобретение, полезную модель, промышленный образец, который признан частично недействительным с изменением формулы изобретения, добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от его автора тождественное решение в объеме измененной формулы изобретения, или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет праве на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема».

ВЫВОД ДИССЕРТАЦИИ
по специальности "Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право", Киреева, Нина Владимировна, Москва

Заключение

Анализ, проведенный в данной работе, позволяет выработать единый подход с точки зрения защиты прав изобретателя и третьих лиц к проблеме внесения изменений и дополнений в документы заявки, при котором охранялись бы права заявителя на тот интеллектуальный продукт, который создан и подтвержден подачей заявки в Патентное ведомство, и который в то же время не позволял бы вносить в заявку на изобретение или полезную модель сведения, представляющие собой дальнейшую доработку, развитие изобретения или иное изобретение, чем было предложено на дату подачи заявки. Такое решение вопроса представляется возможным путем совершенствования соответствующих норм закона, и разъяснением имеющихся норм, четко регулирующих данную ситуацию и позволяющих применить унифицированный подход к проблеме.

Дальнейшее совершенствование законодательства в вопросах, связанных с внесением изменений в документы заявки, диктуется также процессом гармонизации патентных законодательств разных стран, определенных международными договорами, участником которых является Россия. Как показано в данной работе, российское патентное законодательство имеет в ряде вопросов, касающихся внесения изменений в документы заявки, принципиально иной подход, чем подходы, используемые в законодательствах других стран.

Однако простое перенесение отдельных норм зарубежных законодательств в патентной законодательство России, без учета реалий российской действительности, недопустимо. Для обоснованности выводов и предложений по дальнейшему совершенствованию законодательства в данном вопросе в работе приведен обширный анализ российской правоприменительной практики внесения изменений в документы заявки, основанный на опыте рассмотрения заявок на выдачу патента на изобретение и рассмотрения возражений и заявлений в Палате по патентным спорам. Данный анализ показал, что в процессе совершенствования российского патентного законодательства произошли реальные положительные сдвиги в вопросах внесения изменений в документы заявки. Новые редакции Патентного закона и Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение включают ряд норм, которые более четко, чем в предыдущих редакциях, регламентируют внесение изменений и дополнений в документы заявки. Тем не менее, аспекты законодательства, связанные с указанными вопросами, еще требуют дальнейшего совершенствования.

В работе предложены основные пути совершенствования законодательства в этом вопросе:

- исключение несогласованности норм, заключающаяся в применении различных терминов в отношении одних и тех же ситуаций в статьях Патентного закона и пунктах Правил, что приводит к несогласованности подходов к внесению изменений на различных стадиях рассмотрения заявки на изобретение;

- расширить возможности заявителя по внесению исправлений в материалы заявки путем включения в круг документов, которые могут служить для пополнения формулы изобретения новыми признаками, чертежи, реферат и другие документы заявки, представленные заявителем в виде приложений на дату подачи заявки;

- обеспечить возможность внесения в формулу изобретения признаков, упомянутых в описании в любой его части;

- более четко выразить норму, регламентирующую условия, при которых возможно исключение признаков из формулы изобретения;

- исключить возможность такого изменения описания, которое влечет за собой наполнение признаков формулы изобретения новым смыслом в случае их толкования с привлечением описания и чертежей;

- исключить возможность кардинального изменения технического результата, которое приводит к изменению сущности изобретения;

- ввиду возможности использования описания для толкования признаков формулы изобретения изменить норму законодательства, предписывающую изложение признаков в формуле изобретения таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом их смыслового содержания только на основании уровня техники и обеспечить возможность привлечения описания для этих целей;

- для более полной защиты прав заявителей при оценке соответствия изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость» предлагается расширить круг документов заявки, в которых могут быть приведены средства и методы реализации признака формулы изобретения, путем включения в этот круг чертежей, реферата и других документов заявки, которые могут быть представлены заявителем в виде приложений на дату подачи заявки;

- внести корректировки в правовые нормы, обеспечивающие наличие правомочий по изменению формулы изобретения у коллегии Палаты по патентным спорам и их отсутствие у заявителя (патентообладателя) при рассмотрении изобретения при рассмотрении заявки (патента) в Палате по патентным спорам, поскольку указанная ситуация приводит к ущемлению прав заявителя (патентообладателя);

- обеспечить в полной мере защиту прав третьих лиц, добросовестно использующих на территории Российской Федерации созданное независимо от автора изобретения, признанного частично недействительным, тождественное решение в объеме измененной формулы изобретения.

БИБЛИОГРАФИЯ ДИССЕРТАЦИИ
«Соотношение прав заявителей и третьих лиц при внесении изменений в документы заявки на выдачу патента на изобретение»

1. Договор о международной патентной кооперации, подписанный в Вашингтоне 19 июня 1970 г., пересмотренный 2 октября 1979 г. и 3 февраля 1984 г., с изменениями и дополнениями, имеющими силу на 1 января 2000 г.

2. Стандарт ВОИС ST.50 «Руководство по публикации сведений о коррекции, изменении и дополнении, относящихся к патентной информации», ноябрь 1998 г.

3. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности TRIPS, вступило в силу 1 января 1995 г.

4. Договор о патентном праве, принят Дипломатической конференцией в Женеве 1 июня 2001 г. <http://www.fips.ru>

5. Инструкция к Договору о патентном праве, принята Дипломатической конференцией в Женеве 1 июня 2001 г. <http://www.fips.ru>

6. И. Draft Substantive Patent Law Treaty, ninth session of Standing Committee on Law of Patents, 03.03.2003http://www.wipo.int/scp/en/documents/session9/index.htm>

7. Draft Regulation Under the Substantive Patent Law Treaty, ninth session of Standing Committee on Law of Patents, 03.03.2003 <http://www.wipo.int/scp/en/documents/session9/index.htm>

8. Practice Guidelines Under the Substantive Patent Law Treaty, ninth session of Standing Committee on Law of Patents, 03.03.2003 <http://www.wipo.int/scp/en/documents/session9/index.htm>

9. Патентный закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3517-1, введенный в действие 14 октября 1992 г., Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ, 1992, №42, Ст. 2319

10. Закон РФ «О правовой охране топологий интегральных микросхем», вступивший в действие 28 октября 1993 г.

11. Федеральный закон № 22-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в патентный закон Российской Федерации» от 07 февраля 2003 г., введенный в действие 11 марта 2003г., «Российская газета», №26, 11 февраля 2003 г.

12. Федеральный закон № 82-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в закон Российской Федерации «О правовой охране топологий интегральных микросхем»» от 09 июля 2002 г.

13. Указания ЭЗ-1-74, в редакции постановления коллегии Комитета от 17.03.1983.

14. Указания ЭЗ-2-74, в редакции приказа Госкомитета №99 от 20.10.1982.24. «Руководство по методике предварительной и государственной научно-технической экспертизы изобретений. Инструктивно-методические материалы», Москва, ВНИИПИ, 1985 г.

15. Правила подачи возражений и их рассмотрения в Апелляционной палате Роспатента, утверждены Роспатентом 19.04.1995, в сборнике «Нормативные документы в области охраны изобретений, полезных моделей и промышленных образцов», Москва, ИНИЦ, 2001 г.

16. Правила подачи жалоб, заявлений и ходатайств и их рассмотрения в Высшей патентной палате Российского агенства по патентам и товарным знакам, утверждены приказом Роспатента от 21.05.1998 г. №107, с изменениями от 04.12.1998

17. Разъяснение Роспатента №2 «Об исправлении документов заявки на выдачу патента на изобретение, заявки на выдачу свидетельства на полезную модель, заявки на выдачу патента на промышленный образец», утв. Приказом по Роспатенту от 02.08.94 №2

18. ЕРО Concept of correction <http//www.european-patent-office.org/correct/concept.htm>

19. Case Law of the Board of Appeal, Part III: Amendments <http//www.european-patent-office.org/legal/caselaw/e/III.htm>

20. Implementing Regulations to Convention on the Grant of European Patents, Part IV Implementing Regulations to Part IV of the Convention, Chapter I: Examination by the Receiving Section <http//www.european-patent-offlce.org/legal/epc/e/r41.htm>

21. Implementing Regulations to Convention on the Grant of European Patents, Part VII Implementing Regulations to Part VII of the Convention, Chapter V: Amendments and Corrections <http//www.european-patent-office.org/legal/epc/e/r86.htm>

22. Guidelines for Examination in EPO, Part E-Guidelines on General Procedural Matters, Chapter II: Procedure for Amendments to Documents <http//w\vw.european-patenc-office.org/'lcgal/guilines/e/eii.htm>

23. Manual of Patent Examining Procedure, Edition 8 (E8), August, 2001, Latest Revision February 2003 <http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep.htm>

24. Блинников В.И., Григорьев A.H., Еременко В.И. «Евразийское патентное законодательство. Комментарий и нормативные акты», Москва, ВНИИПИ, 199847. «Вопросы совершенствования экспертизы изобретений», под ред. Ку-колева В.И., Москва, ВНИИПИ, 1991 г.

25. Голева Г.Д., Полонская И.В. «Патентная формула США: теория и практика построения, Москва. ИНИЦ, 2001 г.49. «Гражданское право», под ред. Сергеева А.П. и Толстого Ю.К., часть I, Москва, 1998 г.

26. Забелин В.Н. «Методические рекомендации по использованию логических правил доказательства в практике патентной экспертизы», ВНИИПИ, 1987 г.51. «Зарубежное патентное законодательство», в 2-х томах, Москва, ИНИЦ, 1998 г.

27. Зенин И.А. «Интеллектуальная собственность и ноу-хау», Москва,2001 г.

28. Корчагин А.Д, Богданов Н.В., Орлова В.В. «Соглашение по торговымаспектам прав интеллектуальной собственности и законодательство Российской Федерации», ИНИЦ, Москва, 2002, 444с

29. Корчагин А.Д., Й. Воровски, Ю. Смирнов «Интеллектуальная собственность как ресурс качественного развития», Общий обзор для малых и средних предприятий, Москва, ФИПС, 2002 г.

30. П.Розенберг «Основы патентного права США», Москва, «Прогресс»,1979 г.63. «Тенденции развития патентного законодательства за рубежом», тематический выпуск по материалам отечественной и иностранной литературы за 19961998 годы, сост. Кравец Л.Г., Москва,

31. Шестимиров А.А., Полонская И.В., Фетина В.Н., Кабалкина Б.М. «Патентная экспертиза за рубежом», учебное пособие, Москва, ВНИИПИ, 1996 г.

32. Борщ-Компанеец Н.С. «Перевод и объем правовой охраны», «Патенты и лицензии», 2003 г., №11.

33. Гаврилов Э.П. «Что же такое заявочное и патентное описание?», «Патенты и лицензии», 2002 г., № 12.

34. Еременко В. «Развитие законодательства в области охраны промышленной собственности», «Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность», 2003 г., №12.

35. Бордюгов А.А. «Графические материалы в охранных документах», «Патенты и лицензии», 2001 г., № 1.

36. Борщ-Компанеец Н.С. «Корректировка формулы изобретения», «Патенты и лицензии», 2001 г., № 11.

37. Корчагин. А.Д., Алексеева О.Л., Полищук Е.П. «На пятой сессии постоянного комитета ВОИС», «Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность», 2001 г., №6.

38. Киреева Н.В. «Вопросы применения некоторых норм патентного законодательства в практике патентной экспертизы», в сборнике «Проблемы интеллектуальной собственности», РГИИС, Москва, 2000 г., с.48-50

39. Киреева Н.В. «Исправление ошибок в указании автора, заявителя или патентообладателя после вынесения решения по результатам экспертизы по существу», в сборнике «Проблемы интеллектуальной собственности», РГИИС, Москва, 2001 г.,с. 44-47

40. Киреева Н.В. «Изменение и дополнение материалов заявки на стадии экспертизы по существу», доклад на второй научно-практической конференции работников системы Роспатента, 10.12.2002

41. Корчагин А.Д., Богданов Н.В., Орлова В.В. «Соглашение ТРИПС и российское законодательство», «Патенты и лицензии», 2003 г., №2.

42. Медведев В.Н., Мещеряков В.А. «Обновленное законодательство глазами разработчика и патентного поверенного», часть I, «Патенты и лицензии», 2003 г., №7.

43. Медведев В.Н., Мещеряков В.А. «Обновленное законодательство глазами разработчика и патентного поверенного», часть II, «Патенты и лицензии», 2003 г., №9.

44. Медведев В.Н., Мещеряков В.А. «Обновленное законодательство глазами разработчика и патентного поверенного», часть III, «Патенты и лицензии», 2003 г., №10.

45. Никитин А.В. Киреева Н.В. «Дополнения и изменения к заявке: нужен единый подход», «Патенты и лицензии», 2000 г., №10, с.24 — 27

46. Шведова А.Н., Расулова Е.К. «Технический результат: подумаем над определением?», «Патенты и лицензии», 2001 г., № 7.

47. Шозо Уемура «Развитие международного патентного права», доклад, «Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность», 2001 г., №1.

48. Decisions of the Enlarged Board of Appeal, case G88/0002, «Official Journal», 1990, №4.

49. Decisions of the Enlarged Board of Appeal, case G89/0001, «Official Journal», 1993, №2.

50. Decisions of the Enlarged Board of Appeal, case G93/0001, «Official Journal», 1994, №8.

51. Decisions of the Enlarged Board of Appeal, case G93/0007, «Official Journal», 1994, №11.

52. Decisions of the Enlarged Board of Appeal, case G95/0002, «Official Journal», 1996, №10.

53. Lin Jianjun «An Analysis and Exploration of Invalidation of Patent on the Ground of Amendment Going Beyong the Disclosure», «China Patents and Trademarks», 2001, №1.

54. Liu Zhy «On the Issue of Supplementing Examples and Date on Effect»,«China Patents and Trademarks», 2001,№4.

55. Paolo Gory «ЕРО Board of Appeal Case Law 1992-1994 A Survey» in the Proceedings of Seventh European Symposium for Patent Judges, 1994.

56. Zhang Qingkui «Is Supplementation of Examples and Data on Effect Permissible During Examination?», «China Patents and Trademarks», 1999, №4.

Автор: Киреева, Нина Владимировна
Город: Москва
Год: 2004
Звание: кандидата юридических наук
КОД ВАК: 12.00.03

Диссертация

Соотношение прав заявителей и третьих лиц при внесении изменений в документы заявки на выдачу патента на изобретение тема диссертации по юриспруденции

Автореферат

ПОХОЖИЕ РАБОТЫ

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ по праву и юриспруденции, автор работы: Киреева, Нина Владимировна, кандидата юридических наук

ВВЕДЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ по теме "Соотношение прав заявителей и третьих лиц при внесении изменений в документы заявки на выдачу патента на изобретение"

БИБЛИОГРАФИЯ ДИССЕРТАЦИИ «Соотношение прав заявителей и третьих лиц при внесении изменений в документы заявки на выдачу патента на изобретение»

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
по праву и юриспруденции, автор работы: Киреева, Нина Владимировна, кандидата юридических наук

ВВЕДЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
по теме "Соотношение прав заявителей и третьих лиц при внесении изменений в документы заявки на выдачу патента на изобретение"

БИБЛИОГРАФИЯ ДИССЕРТАЦИИ
«Соотношение прав заявителей и третьих лиц при внесении изменений в документы заявки на выдачу патента на изобретение»