Товарные знаки и иные обозначения, вошедшие во всеобщее употребление как названия товаров определенного вида по законодательству России и некоторых зарубежных странтекст автореферата и тема диссертации по праву и юриспруденции 12.00.03 ВАК РФ

АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ

по праву и юриспруденции на тему «Товарные знаки и иные обозначения, вошедшие во всеобщее употребление как названия товаров определенного вида по законодательству России и некоторых зарубежных стран»

На правах рукописи

ЩїС

Курапова Анна Геннадьевна

Товарные знаки и иные обозначения, вошедшие во всеобщее употребление как названия товаров определенного вида по законодательству России и некоторых зарубежных стран

Специальность 12.00.03 — Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук

1 4 К ЮН 2012

Москва 2012

005045874

005045874

Работа выполнена на кафедре промышленной собственности Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российская государственная академия интеллектуальной собственности».

Научный руководитель: кандидат юридических наук,

доцент

Мотылева Виктория Яковлевна

Официальные оппоненты: доктор юридических наук, профессор

Телюкина Марина Викторовна (профессор кафедры гражданского права и процесса Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации)

кандидат юридических наук Косунова Дарья Дмитриевна

(руководитель департамента товарных знаков ООО «Олмарк»)

Ведущая организация: ГОУ ВПО «Российский

государственный гуманитарный университет» (РГГУ)

Защита диссертации состоится «28 » июня 2012 г. в. 17.00 часов на заседании Совета по защите докторских и кандидатских диссертаций Д 401.001.02 при ФГБОУ ВПО «Российская государственная академия интеллектуальной собственности» по адресу: 117279 г.Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 55а.

С диссертацией можно ознакомиться в читальном зале библиотеки ФГБОУ ВПО «Российская государственная академия интеллектуальной собственности» по адресу: 117279 г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 55а.

Автореферат разослан «26» мая 2012 года

Ученый секретарь

диссертационного совета, . ,

кандидат юридических наук, доцент Е.В.Толстая

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования определяется, прежде всего, тем, что динамика рынка неизбежно приводит к ужесточению стратегии конкурентной борьбы, вынуждающей участников гражданских правоотношений не только непрерывно обновлять свой товар, но и использовать различные приемы и способы его идентификации и узнаваемости. В числе таких обозначений наиболее часто применяются товарные знаки, позволяющие выделять среди огромного количества предлагаемых товаров те, которые обладают индивидуализирующими признаками.

В связи с этим значительно возрастает роль товарного знака как важнейшего элемента рыночной экономики, позволяющего субъектам предпринимательской деятельности усилить свою конкурентоспособность на рынке товаров и услуг. Именно поэтому обладатели прав на товарные знаки прикладывают все необходимые усилия, чтобы их товарные знаки были известными, узнаваемыми и, как следствие, обеспечивали высокий экономический эффект.

Вместе с тем, высокая узнаваемость и широкая известность товарных знаков, не подкрепленная адекватными действиями правообладателей по предотвращению их ослабления, приводит к возникновению такого явления, как вхождение товарных знаков во всеобщее употребление. Это, в свою очередь, снижает конкурентные преимущества на рынке, так как обозначение, являющееся товарным знаком или его частью, начинает использоваться всеми субъектами предпринимательской деятельности без каких-либо ограничений.

Опасность трансформации (вырождения) товарного знака в обычное название товара особенно ярко проявляется в сфере информационных технологий. На современном этапе значение инновационных товаров постоянно возрастает, так как практика бизнеса буквально заставляет каждую компанию постоянно вводить разнообразные новшества и рационализировать свое производство. Ярким примером подобных

3

новшеств может служить появление в сфере информационных технологий таких инновационных товаров, как, например, портативный медиапроигрыватель, интернет-планшет. Например, американская компания «Apple» разработала и зарегистрировала в качестве товарных знаков короткие и доступные названия для подобных технических новинок: «¡Pod» (портативный медиапроигрыватель) и «¡Pad» (интернет-планшет). Подобные наименования («¡Pod», «iPad»), в отличие от таких сложных и длинных названий, как «портативный медиапроигрыватель» и «интернет-планшет», безусловно, более удобны, а, следовательно, существует высокая вероятность того, что данные товарные знаки могут войти во всеобщее употребление, поскольку значительное число потребителей уже использует их в речи вместо изначально существующих названий товаров.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующий вывод. Правообладатели товарных знаков нуждаются в таких правовых инструментах, использование которых позволит предотвратить вхождение их товарных знаков во всеобщее употребление, что позволит закрепить свои конкурентные преимущества на рынке.

Вместе с тем в Гражданском кодексе Российской Федерации' (далее — ГК РФ) содержатся всего две нормы, посвященные регламентации рассматриваемой проблемы. Так, в п.п. 1 п. 1 ст. 1483 ГК РФ установлен запрет на регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида. В п.п. 6 п. 1 ст. 1514 ГК РФ определено основание прекращения правовой охраны товарного знака в случае его превращения в видовое название товара. Как видим, данные нормы направлены, в первую очередь, на охрану интересов неопределенного круга лиц, а не прав самого правообладателя.

В то же время существующая неопределенность в правовом регулировании создает не только угрозу ущемления прав конкретного лица

' Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ. // СЗ РФ от 25 декабря 2006 г. № 52 (часть 1). Статья 5496. С изменениями и дополнениями от 8 декабря 2011 г.

на индивидуализацию своих товаров, но и нарушает права и законные интересы потребителей, а также усиливает опасность неверного толкования норм гражданского законодательства.

Сложившаяся ситуация, имея глобальный характер, тем не менее, не вызывает необходимой реакции со стороны компетентных органов государственной власти и местного самоуправления, что позволяет сделать вывод об актуальности исследования проблем вхождения товарных знаков и иных обозначений, направленных на индивидуализацию товаров, во всеобщее употребление. Указанные факторы послужили основанием для выбора темы настоящего диссертационного исследования и предопределили его структуру, а также позволили уточнить круг актуальных проблем гражданского права в системе использования товарных знаков и иных обозначений индивидуализации товаров.

Степень разработанности рассматриваемой темы представляется крайне недостаточной. Так, в настоящее время нет ни одного специального труда, в том числе на уровне диссертационного исследования, полностью посвященного проблеме вхождения товарных знаков и иных обозначений, индивидуализирующих товары, во всеобщее употребление. Вместе с тем, зарубежный опыт в этой сфере показывает, что компромисс между правообладателями товарных знаков, субъектами предпринимательской деятельности и потребителями все же можно достичь через принятие соответствующих законодательных норм и определенное толкование норм имеющихся. Данный опыт также не рассматривался и не обобщался на монографическом уровне, что подтверждает вывод о недостаточной исследованности темы настоящей диссертации.

Теоретической основой исследования послужили труды советских и российских правоведов, посвященные вопросам использования товарных знаков и иных средств индивидуализации, а также охране исключительных прав и законных интересов участников гражданского оборота. Так, в работе использованы результаты научных изысканий таких известных цивилистов, как Т.Е. Абова, А.И. Близнец,

Э.П. Гаврилов, С.А. Горленко, O.A. Городов, Е.А. Данилина, В.И. Еременко, В.Я. Мотылева, В.В. Орлова, O.A. Рузакова, Ю.И. Свядосц, А.П. Сергеев, Е.А. Суханов, Л.А. Трахтенгерц и др.

Вместе с тем, дальнейшее развитие доктрины товарных знаков и иных обозначений, индивидуализирующих товары, а также модернизация отечественного законодательства, регламентирующего данную сферу общественных отношений, решение многих проблем практики его применения предполагает изучение и использование зарубежного опыта, прежде всего, стран Европейского Союза (далее — ЕС), а также других стран, в частности, США. Именно поэтому в диссертации использованы достижения иностранных правоведов. В частности, это такие ученые, как Г. Боденхаузен (G. Bodenhauzen), Поль Матели (Paul Mathely), Хелена Норманн (Helen Norman), Томас МакКорти (Thomas J. McCarthy), Гарри Роб (Gary С. Robb).

Цели диссертационного исследования состоят в исследовании проблем, возникающих при толковании и применении норм части четвертой ГК РФ, посвященных запрету на регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида; в выявлении эффективных путей предотвращения трансформации товарного знака в видовое название товара.

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:

> исследовать исторический аспект становления и развития правовых норм, связанных с трансформацией обозначений и товарных знаков в видовое название товара;

> изучить правовые понятия, относящиеся к вхождению обозначений и товарных знаков во всеобщее употребление;

> выявить причины, способствующие трансформации товарного знака в видовое обозначение товара;

> проанализировать содержание норм отечественного законодательства и международных договоров, в которых участвует Российская Федерация, а также правовой базы зарубежных стран,

6

посвященной обозначениям и товарным знакам, вошедшим во всеобщее употребление в качестве видового названия товара;

> выявить сходства и различия двух видов обозначений, указывающих на вид товара: описательных и вошедших во всеобщее употребление;

> разработать правовые механизмы, способствующие предотвращению трансформации товарного знака в видовое название товара;

> обосновать необходимость предоставления правообладателю средств защиты от некоммерческого использования принадлежащего ему товарного знака;

> выявить пробелы и противоречия в содержании действующих гражданско-правовых норм, в их толковании и применении в рассматриваемой области;

> сформулировать предложения по совершенствованию действующего законодательства.

Объектом исследования являются общественные отношения, урегулированные нормами гражданского права Российской Федерации и зарубежных стран, связанные с правовой охраной товарных знаков.

Предмет исследования - совокупность гражданско-правовых норм Российской Федерации и зарубежных стран, посвященных обозначениям и товарным знакам, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида; научные труды отечественных и зарубежных цивилистов по данной проблематике, а также материалы судебной и административной практики.

Методологической основой исследования послужили:

1. Системный метод анализа исследуемых объекта и предмета, позволяющий исследовать нормы о трансформации обозначений и товарных знаков в видовое название товара в их взаимодействии и взаимовлиянии друг с другом, а также с нормами других положений гражданского права.

2. Историко-правовой метод при изучении вопросов, касающихся возникновения и развития правовых норм, связанных с трансформацией обозначений и товарных знаков в видовое название товара.

3. Формально-юридический метод использовался в процессе выявления правовой сущности исследуемых явлений.

4. Сравнительно-правовой метод позволил сопоставить нормы, касающиеся вхождения обозначений и товарных знаков во всеобщее употребление.

5. Комплексный метод изучения трудов отечественных и зарубежных специалистов в рассматриваемой области, а также материалов административной и судебной практики позволил сделать выводы, в которых учтены не только проблемы отечественного правоприменения, но и накопленный зарубежный опыт.

Эмпирической базой исследования послужила административная и судебная практика, связанная с трансформацией обозначений и товарных знаков в видовое название товара, а также соответствующая практика зарубежных патентных ведомств и судов за период с 2001 по 2011 гг.

Научная новизна данного исследования заключается в том, что в нем впервые на монографическом уровне осуществлено комплексное исследование вопросов, возникающих при применении положений законодательства, относящихся к признанию заявленных обозначений и товарных знаков вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Новизна работы определяется также тем, что в ней сформулированы и теоретически обоснованы принципиально новые предложения по совершенствованию российского законодательства. Автор предложил правовые механизмы, способствующие недопущению трансформации товарных знаков в видовые название товаров. Кроме того, в диссертации впервые в науке разработан механизм предоставления правообладателям правовых средств, направленных на поддержание в силе принадлежащих им товарных знаков.

На защиту выносятся следующие положения:

1. Выявлена терминологическая проблема, состоящая в том, что в действующем российском законодательстве регламентированы два вида обозначений: обозначения, характеризующие товар, в том числе указывающие на вид товара, и обозначения, вошедшие во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида. Соответственно, существует два различных основания отказа в регистрации товарного знака. В диссертации доказана необходимость разработки единой терминологии, поскольку существующая регламентация приводит к смешению названных оснований отказа в регистрации, неправильной мотивации решений об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, что в ряде случаев влечет ущемление прав заявителя.

2. Доказано, что к обозначениям, вошедшим во всеобщее употребление, целесообразно относить не только обозначения, представляющие собой простое (видовое) название товара, основной признак или один из признаков такого товара, но и обозначения, первоначально функционировавшие в качестве товарных знаков, но в дальнейшем утратившие свою индивидуализирующую функцию в отношении товаров конкретного производителя и использующиеся многими производителями в качестве видового названия товара.

3. Выявлены причины трансформации товарного знака в видовое название товара, что влечет вхождение товарного знака во всеобщее употребление; учет этих причин позволяет правообладателю своевременно принимать меры, предотвращающие ослабление товарного знака:

-правовые причины, состоящие в бездействии правообладателя, в частности, непредъявление претензий к лицам, незаконно использующим товарный знак; необращение в суд за защитой своих прав на товарный знак; неиспользование предупредительной маркировки по отношению к зарегистрированному товарному знаку;

- маркетинговые причины, состоящие в отсутствии грамотных стратегии и тактики проведения рекламной компании, в частности,

недоведение до потребителей информации о том, что обозначение является зарегистрированным товарным знаком; использование товарного знака вместо названия товара или услуги;

— социальные причины, в частности, восприятие определенным кругом пользователей (розничными потребителями, специалистами соответствующих отраслей производства, работниками торговли, производителями) товарного знака только в качестве видового названия товара, но не в качестве средства индивидуализации.

— лингвистические причины, состоящие в использовании товарного знака в качестве нарицательного обозначения (имени), в форме множественного числа, в качестве имени существительного или глагола, написание его прописными буквами.

4. Исследована доказательственная база такого основания отказа в государственной регистрации и прекращения правовой охраны товарного знака, как превращение его в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление. В качестве основного доказательства, подтверждающего вхождение во всеобщее употребление для обозначения (индивидуализации) товаров определенного вида обозначения, заявленного в качестве товарного знака, в настоящее время выступают сведения из словарно-справочной литературы, сети Интернет, а также средств массовой информации. В диссертации доказано, что употребление товарного знака в качестве слова (лексической единицы) в этих источниках, согласно действующему законодательству, не рассматривается как способ использования товарного знака в гражданском обороте. Кроме того, употребление товарного знака с информационной (некоммерческой) целью не дает возможности правообладателю предъявить претензии к лицам, размещающим информацию таким образом.

5. Проведен сравнительный анализ законодательного опыта правовой регламентации рассматриваемых проблем в зарубежных странах, в частности, странах ЕС, вследствие чего выявлено, что в странах ЕС обладатель права на товарный знак имеет возможность требовать запрета

10

в отношении некоммерческого использования принадлежащего ему товарного знака, что представляется целесообразным для восприятия российской правовой системой.

6. Доказана необходимость более полного и всестороннего рассмотрения споров по вопросам отнесения товарных знаков к категории вошедших во всеобщее употребление посредством установления возможности защиты соответствующих прав в судебном порядке. В настоящее время оценка предпринимательской и иной деятельности правообладателя и третьих лиц, включающая в себя анализ большого объема доказательств использования товарного знака в течение продолжительного периода времени (в частности, опросы потребителей, определения, данные в словарях, публикации в прессе, использование товарного знака иными производителями, собственное использование правообладателем, экспертные заключения), осуществляется федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Но это выходит за рамки компетенции данного органа, поскольку он призван, в первую очередь, осуществлять оценку охраноспособности товарных знаков.

7. Выявлены теоретические и практические различия между условиями преобразования (трансформации) товарных знаков в обозначения, вошедшие во всеобщее употребление в период действия исключительного права на товарный знак, и условиями признания обозначений вошедшими во всеобщее употребление на дату подачу заявки.

При признании заявленного обозначения вошедшим во всеобщее употребление необходимо принимать во внимание следующие факторы: всеобщность употребления обозначения в качестве наименования товара (обозначение утратило свою различительную способность для потребителей товара, его производителей или специалистов в данной конкретной области); способ использования обозначения; наличие доказательств его применения в качестве видового названия товара.

При признании товарного знака вошедшим во всеобщее употребление в период действия исключительного права на такой

товарный знак имеются и должны приниматься во внимание такие дополнительные условия, как, во-первых, характер действий правообладателя товарного знака по его использованию (лицензирование товарного знака, объем использования, способы использования, длительность использования); особо отметим, что такое преобразование может иметь место как при активном использовании товарного знака самим правообладателем, так и при бездействии правообладателя. Во-вторых, использование товарного знака третьими лицами, не имеющими разрешения правообладателя. В результате использования третьими лицами товарный знак приобретает неконтролируемый и всеобщий характер и, как следствие, перестает выполнять свою индивидуализирующую функцию.

8. Разработано определение круга лиц, заинтересованных в подаче заявления о вхождении товарного знака/обозначения во всеобщее употребление в качестве видового названия товара. Лицами, имеющими законный интерес в прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его вхождением во всеобщее употребление в качестве видового названия товара, относятся лица, являющиеся производителями товаров (услуг), аналогичных или однородных тем товарам и услугам, в отношении которых охраняется оспариваемый товарный знак, и использующих в гражданском обороте такое обозначение (этот товарный знак) в качестве видового названия определенного товара или услуги.

9. Доказана необходимость организации ведения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности реестра товарных знаков, вошедших во всеобщее употребление, в который вносятся сведения о товарных знаках, признанных таковыми на основании решения судебных органов. Реестр товарных знаков, вошедших во всеобщее употребление, должен стать официальным документом, используемым в работе судебных органов и экспертов федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности при проведении экспертизы по товарным знакам, что повысит качество экспертизы и обеспечения прав третьих лиц.

В целях реализации теоретических положений автором разработаны рекомендации по совершенствованию действующего российского законодательства:

1. С целью обеспечения единства терминологии и во избежание использования в законодательстве нескольких терминов, обозначающих один и тот же объект (вид товара) в нормах, посвященных различным основаниям для отказа в регистрации товарных знаков (пп. 1, 3 п. 1 ст. 1483 Гражданского кодекса РФ), предлагается исключить из п.п. 3 п. 1 ст. 1483 ГК РФ слова «указание на вид товара»; соответственно, сформулировать п.п. 3 п. 1 ст. 1483 ГК РФ следующим образом: «не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, характеризующих товары, в том числе указывающих на их качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства и сбыта».

2. В целях формирования единообразного подхода к применению норм п.п. 1 п. 1 ст. 1483 и п.п. 6 п. 1 ст. 1514 ГК РФ необходимо определить содержание понятия «некоммерческое использование товарного знака». Под некоммерческим использованием товарного знака предлагается понимать такое его использование, когда товарный знак не осуществляет функцию индивидуализации, не связан с продажей товаров или оказанием услуг и иными способами введения их в гражданский оборот.

3. В целях защиты товарного знака от некоммерческого использования, следствием которого может явиться вхождение товарного знака во всеобщее употребление, предлагается дополнить ст. 1484 ГК РФ новым пунктом 4 следующего содержания: «Никто не вправе использовать обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака, в словарях, энциклопедиях и аналогичных справочных изданиях без указания

на то, что используемое обозначение является товарным знаком, охраняемым на территории Российской Федерации».

4. Предлагается расширить правомочия обладателя прав на товарный знак за счет установления возможности требования правообладателем судебного запрета в отношении некоммерческого использования принадлежащего ему товарного знака, дополнив ст. 1515 ГК РФ пунктом б следующего содержания: «Если обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака, используется в словаре, энциклопедии или аналогичном справочном издании без указания на то, что данное обозначение является товарным знаком, охраняемым на территории Российской Федерации, то издатель данного издания обязан по требованию правообладателя опубликовать информацию о том, что указанное обозначение является зарегистрированным товарным знаком, и обеспечить использование товарного знака разрешенным законом способом в следующем издании, в частности, путем указания на то, что обозначение является товарным знаком, охраняемым на территории Российской Федерации».

5. Принимая во внимание необходимость более полного и всестороннего рассмотрения споров по вопросам отнесения товарных знаков к категории вошедших во всеобщее употребление, предлагается рассматривать данные споры в судебном порядке. Содержание подпункта б пункта 1 ст. 1514 ГК РФ предлагается изложить следующим образом: «на основании принятого по заявлению заинтересованного лица решения суда о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае его превращения в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида».

6. В целях повышения эффективности реализации положений п.п. б пункта 1 ст. 1514 ГК РФ предлагается дополнить п.п. 2 п. 4 ст. 34

Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее — АПК РФ)2 следующим указанием. Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции рассматривает дела «о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае его превращения в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида».

7. Предлагается дополнить п.п. 6 пункта 1 ст. 1514 ГК РФ условием, относящимся к действию (бездействию) правообладателя и действиям третьих лиц по использованию товарного знака, изложив его в следующей редакции: «на основании принятого по заявлению заинтересованного лица решения суда о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае его превращения в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида вследствие действия или бездействия правообладателя, и/или вследствие действий третьих лиц, относящихся к использованию товарного знака».

Теоретическая и практическая значимость работы заключается, прежде всего, в возможности использования разработок диссертации, а также сделанных в ней выводов в дальнейших научных исследованиях по данной проблематике. Кроме того, материалы работы могут быть использованы в процессе преподавания курса «Гражданское право», а также ряда специальных курсов, в частности, «Интеллектуальные права»; «Права на средства индивидуализации товаров и товаропроизводителей»; «Объекты гражданских правоотношений».

Апробация результатов диссертационного исследования. Работа подготовлена и одобрена на кафедре правовой охраны промышленной собственности ФГБОУ ВПО «Российская государственная академия интеллектуальной собственности», где было проведено ее рецензирование и обсуждение. Основные результаты исследования апробированы на

2 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 07 2002 г № 95 -ФЗ // СЗ РФ от 29 июля 2002 г. №30. Статья 3012. С изменениями и дополнениями от 01.01.2012.

конференции «Правовая защита, экономика и управление интеллектуальной собственностью» (Екатеринбург, 2011). Материалы, полученные в ходе исследования, были использованы в пяти печатных работах (в том числе одна публикация в издании из перечня ВАК).

Структура диссертационного исследования определяется его целями и задачами. Диссертация состоит из введения, трех глав, объединяющих девять параграфов, заключения, перечня нормативных актов и списка использованной литературы.

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснованы актуальность, новизна темы исследования, показана степень ее научной проработанности, определены предмет, цели, задачи, методологические основы, теоретическая и эмпирическая база исследования, представлены положения, вынесенные на защиту, показаны теоретическая и практическая значимость работы, дана информация об апробации результатов исследования и его структуре.

В первой главе диссертационного исследования (Товарный знак: причины и условия его трансформации в видовое обозначение), включающей три параграфа, отмечается, что общепринятое определение товарного знака обычно ограничивается указанием на то, что он представляет собой обозначение, примененное к товарам какого-либо лица, а также на его основную функцию — индивидуализацию товаров.

Однако исследование сущности понятия товарного знака не ограничивается только общепринятым определением. Необходимо учитывать способность функционирования товарных знаков за пределами данного определения, а именно, возможность применения товарного знака в языке, а также его использование в экономической и социальной сферах.

С учетом этого, в работе подробно исследуются лингвистические (§1.1), маркетинговые (§ 1.2) и социальные (§ 1.3) причины и условия трансформации товарного знака в видовое обозначение товара. Знание и

учет этих причин позволяет правообладателю своевременно принимать соответствующие меры, предотвращающие ослабление товарного знака.

Лингвистические причины трансформации товарного знака в видовое название товара обусловлены словесным характером товарного знака. С одной стороны, словесные элементы товарных знаков заимствованы из слов русского или иностранных языков, с другой -зачастую именно словесные товарные знаки в содержательном плане дополняют язык. Превратившись в видовое название тех или иных категорий товаров, товарный знак становится необходимым словом в языке и берет на себя роль, выходящую за пределы своего идентификационного назначения.

Маркетинговые причины связаны с отсутствием грамотной стратегии и тактики в проведении рекламной кампании. Принимая во внимание тот факт, что товарный знак является неотъемлемой частью языка, его правообладателю необходимо тщательно продумать свою рекламную кампанию, чтобы в сознании потребителя рекламируемый товарный знак воспринимался именно в качестве такового. Иными словами, осуществляя рекламные действия, обладатели товарных знаков должны доносить до сознания потребителя, что существуют название товарного знака и видовое название товара, маркированное данным товарным знаком. Зачастую правообладателем допускается использование товарного знака вместо самого названия товара, в притяжательной форме или во множественном числе. Например, «автомобили «Mercedes» имеют прекрасные показатели безопасности», но не «показатели безопасности «Mercedes» — прекрасные».

Социальные причины обусловлены восприятием определенным кругом пользователей товарного знака только в качестве видового названия товара, но не в качестве средства индивидуализации. Все создаваемые словесные товарные знаки благодаря активным рекламным действиям их владельцев становятся частью языка. Однако не все они входят во всеобщее употребление в качестве видового названия товаров. Условиями превращения товарного знака в обозначение, вошедшее во

17

всеобщее употребление, являются, в частности, контекст, в котором используется оспариваемый товарный знак и то, как потребители будут (могут) интерпретировать семантическое значение данного товарного знака, то есть будет ли рассматриваемое словесное обозначение иметь значение товарного знака, или оно станет восприниматься потребителями именно как видовое название товара или оказываемой услуги.

Особое внимание в данной главе уделено практической важности рассматриваемых причин и условий, поскольку знание правообладателем различных механизмов функционирования товарных знаков позволит ему заблаговременно предпринять соответствующие меры и не допустить вхождения его товарного знака во всеобщее употребление.

Во второй главе диссертации (Трансформация товарного знака в видовое обозначение в отдельных странах), которая состоит из трех параграфов, проведен анализ подхода к определению критериев вхождения обозначения и товарного знака во всеобщее употребление в законодательствах ЕС, Франции (§ 2.1), США (§ 2.2), а также Российской Федерации (§ 2.3); выявлены подходы патентных ведомств и судов различных стран к определению описательных обозначений и обозначений, вошедших во всеобщее употребление, а также рассмотрены критерии, позволяющие определить вхождение зарегистрированного товарного знака во всеобщее употребление.

Практика зарубежных ведомств государств ЕС и США позволяет сделать вывод о необходимости разграничения различных оснований для отказа в регистрации товарного знака, в частности, описательных обозначений и обозначений, вошедших во всеобщее употребление.

Согласно законодательству и правоприменительной практике ЕС, Франции, не могут получить правовую охрану в качестве товарных знаков обозначения, изначально носящие описательных характер (элементы, которые служат в торговле для обозначения вида, качества, количества, предполагаемой цели, ценности, географического указания происхождения или времени производства товаров указания услуг), и обозначения,

которые стали таковыми в разговорном языке или в результате добросовестной и установившейся коммерческой практики.

Судебная практика разграничивает данные основания отказа, обращая особое внимание на тот факт, что к последним следует относить только те обозначения, которые вошли во всеобщее употребление именно в результате осуществления добросовестной коммерческой деятельности. При этом не является существенным, описывает ли обозначение или указывает на свойства или характеристики этих товаров или услуг.

Анализ законодательства и руководств по экспертизе в США позволил выявить существование тонкой грани между описательными обозначениями, в которых приводится информация о содержании, свойствах, характеристиках и способах использования конкретных товаров или услуг, и родовыми названиями товаров или услуг. Однако как суды, так и патентное ведомство США указывают на необходимость разграничения данных понятий. Если будет определено, что заявленное обозначение является родовым (видовым) названием товара или оказываемой услуги, то, в отличие от описательных обозначений, эти родовые названия ни при каких условиях не смогут получить правовую охрану в качестве товарного знака.

Особый интерес представляет статья 51 (Ь) Положения совета Европейского Сообщества (ЕС) № 207/2009 ЕС от 26 февраля 2009 г. (далее-Положение) в отношении товарных знаков на территории Сообщества. Данная норма устанавливает, что товарный знак может быть аннулирован, если после даты, на которую этот знак был зарегистрирован, вследствие действий или бездействия владельца он вошел во всеобщее употребление в качестве общеупотребительного названия в торговле в отношении товара или услуги, для которых он был зарегистрирован.

При этом отмечается, что при признании товарного знака вошедшим во всеобщее употребление, в период действия исключительного права на товарный знак, должна быть дана именно оценка действий или бездействия самого правообладателя. Товарный знак может стать вошедшим во всеобщее употребление названием в торговле в случае, когда

19

владелец использует его как описание товара (услуги) в собственной рекламе, на этикетках или разрешает подобное использование другим производителям.

При этом следует учитывать, что даже если товарный знак становится общеупотребительным названием в торговле, несмотря на предпринимаемые действия владельца товарного знака, он не может быть признан аннулированным. В данном случае действиями владельца товарного знака являются следующие действия. Осуществление грамотной стратегии и тактики в проведении рекламной компании своего товарного знака, а именно, использование его не в качестве названия товара, а в качестве средства индивидуализации; размещение предупредительной маркировки о том, что данное обозначение является зарегистрированным товарным знаком; осуществление контроля в отношении способа использования товарного знака в словарно-справочной литературе.

В отношении использования товарного знака в словарно-справочной литературе речь идет о так называемом некоммерческом использовании. Согласно ст. 10 Положения, «если воспроизведение товарного знака Сообщества в словарях, энциклопедиях и аналогичных справочных изданиях создает впечатление, что данный товарный знак используется в качестве общепринятого названия товара или оказываемой услуги, то издательство обязано, по требованию обладателя товарного знака Сообщества, опубликовать информацию, по крайне мере в своих следующих изданиях о том, что данное обозначение является зарегистрированным товарным знаком».

Законодательство США, а также ЕС, Франции, предусматривает возможность прекращения правовой охраны знака в случае его превращения в родовое название товаров или услуг, или их части, в отношении которых оно было зарегистрировано. При этом, отмечается, что суды при оценке вхождения товарного знака во всеобщее употребление принимают во внимание следующие доводы сторон: опросы потребителей, определения, приведенные в словарях, публикации в прессе, использование товарного знака иными производителями, собственное

20

использование правообладателем, а также экспертные заключения лингвистических организаций.

Изучение зарубежного опыта позволяет найти ответы на некоторые вопросы, не решенные российским законодательством, устранить имеющиеся в нем пробелы и противоречия, а также максимально гармонизировать национальные и международные стандарты в области товарных знаков.

Исторический экскурс в область законодательного установления в Российской Федерации запрета на регистрацию в качестве товарного знака обозначения, вошедшего во всеобщее употребление и описательного обозначения, позволил выявить предпосылки смешения данных оснований для отказа в регистрации товарного знака.

Особый интерес в этом плане представляет «Положение о товарных знаках»3 (далее — «Положение 1974»), которое расширило изначальное понятие описательности и стало к обозначениям, носящим описательный характер, относить, в том числе, и видовое название товара. Следует отметить, что суть данного положения сохраняется и в действующем законодательстве.

С целью обеспечения единства терминологии и во избежание использования в законодательстве нескольких терминов, обозначающих один и тот же объект (обозначение, указывающее на вид товара) в нормах, посвященных различным основаниям для отказа в регистрации товарных знаков (п.п. 1, 3 п. 1 ст. 1483 ГК РФ), предлагается исключить из п.п. 3 п. 1 ст. 1483 ГК РФ слова «указание на вид товара».

Отмечается наличие различий между условиями преобразования (трансформации) товарных знаков в обозначения, вошедшие во всеобщее употребление в период действия исключительного права на товарный знак, и условиями признания обозначений, вошедшими во всеобщее употребление на дату подачу заявки.

5 Положение о товарных знаках, утвержденное Государственным комитетом СССР по делам изобретений и открытий 8 января 1974 года // Сборник нормативных актов по изобретательству и рационализации. — М.,1983, Статья 232.

Следует учитывать, что при признании товарного знака вошедшим во всеобщее употребление в период действия исключительного права, в отличие от признания его • таковым на дату подачи заявки, должны приниматься во внимание дополнительные условия. В частности, речь может идти об условиях, касающихся характера действий правообладателя товарного знака по его использованию. В качестве таковых действий могут рассматриваться лицензирование товарного знака, объем использования, способы использования, длительность использования.

При этом особо следует отметить, что трансформация товарного знака может иметь место как при активном его использовании самим правообладателем, так и при бездействии правообладателя, а также при использовании его третьими лицами, не имеющими разрешения правообладателя. В результате использования третьими лицами товарный знак приобретает неконтролируемый и всеобщий характер и, как следствие, перестает выполнять свою индивидуализирующую функцию.

Это вызывает необходимость дополнить подпункт б пункта 1 ст. 1514 ГК РФ, изложив его в следующей редакции: «На основании принятого по заявлению заинтересованного лица решения суда о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, в случае его превращения в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида вследствие действия или бездействия правообладателя, и/или вследствие действий третьих лиц, относящихся к использованию товарного знака».

В целях повышения качества экспертизы и обеспечения прав третьих лиц предлагается ввести реестр товарных знаков, вошедших во всеобщее употребление. В этот документ предполагается вносить сведения о товарных знаках, признанных таковыми на основании судебных решений.

Третья глава (Способы предотвращения трансформации товарного знака в видовое обозначение товара) состоит из трех параграфов.

В этой главе рассматриваются вопросы, связанные с ослаблением товарного знака (§3.1), с вхождением товарного знака во всеобщее употребление как основанием прекращения его правовой охраны в Российской Федерации (§3.2), с влиянием присоединения Российской Федерации к Всемирной торговой организации (ВТО) на развитие национального законодательства в области товарных знаков от их вхождения во всеобщее употребление (§3.3).

В третьей главе подробно исследуется законодательство США об ослаблении товарного знака, в соответствии с которым охраняется различительная способность и коммерческая привлекательность общеизвестного товарного знака. Термин «ослабление» был законодательно закреплен в Федеральном Законе США «Об ослаблении товарных знаков» 2006 г. (далее — TDRA). TDRA дал определение понятию «ослабление». Данная категория была разделена на две четкие категории, в частности, размывание (dilution by "blurring") и дискредитация (dilution by "tarnishment") (пункт 1 (с) TDRA).

Однако этим законом правообладателям не предоставляется защита от ослабления товарного знака в связи с его некоммерческим использованием.

Использование товарного знака в качестве обозначения товаров определенного вида в различных словарях, сети Интернет и средствах массовой информации является весомым доказательством его вхождения во всеобщее употребление.

Следует отметить, что вопрос о необходимости защиты правообладателей от некоммерческого использования их товарных знаков в словарях и периодических изданиях был поднят американскими специалистами в конце XX века. Некоторые из них высказывали мнение, что именно Закон «Об ослаблении товарных знаков» должен стать основой для защиты правообладателей от некоммерческого использования принадлежащих им наименований. Сам факт существования такой дискуссии подчеркивает острую необходимость в предоставлении

правообладателям правовых механизмов, которые бы способствовали защите товарных знаков от некоммерческого использования.

Представляется, что новые тенденции, появившиеся в сфере правовой охраны товарных знаков, требуют своего законодательного закрепления.

В России, так как и в США, и ЕС существует необходимость в предоставлении правообладателю правовых механизмов, способствующих предотвращению трансформации товарных знаков в видовое название товара.

Как правило, Палата по патентным спорам в качестве весомого доказательства, подтверждающего вхождение товарного знака во всеобщее употребление, рассматривают наличие того или иного обозначения в словарно-справочной литературе.

Отмечается также, что у правообладателей товарных знаков нет правовых механизмов, направленных на предотвращение некоммерческого использования товарных знаков. В настоящее время существует возможность использования только неправовых и неэффективных средств защиты от некоммерческого использования товарных знаков издателями словарно-справочной литературы.

Представляется целесообразным наделение обладателя товарного знака правом требования судебного запрета в отношении некоммерческого использования принадлежащего ему товарного знака.

Кроме того, в данной главе рассматриваются проблемы, связанные с понятием «заинтересованное лицо», а также, обосновывается необходимость рассмотрения споров, относящихся к вхождению зарегистрированных товарных знаков во всеобщее употребление, судебными органами.

Вступление в силу в 2008 г. Четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации, посвященной правам на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в значительной степени способствовало приведению российского законодательства в этой области в соответствие с требованиями

Всемирной торговой организации (ВТО). Также учитываются требования, закрепленные в Соглашении о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности4 {Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights — TRIPS (ТРИПС)).

Процесс приведения законодательства России в сфере защиты прав интеллектуальной собственности в полное* соответствие с Соглашением ТРИПС до конца не доведен. Требуется принятия ряда эффективных мер в отношении правовой охраны объектов интеллектуальной собственности, в том числе товарных знаков.

Отмечается, что одной из наиболее актуальных задач в формировании развитой правовой системы, в том числе и в области защиты товарных знаков от их вхождения во всеобщее употребление, является достижение разумного баланса интересов владельцев исключительных прав и общества; баланса, способного, с одной стороны, обеспечить правообладателю конкурентные преимущества на рынке, не ущемляя при этом законные права иных субъектов хозяйственной деятельности и потребителей, с другой — позволяющего использовать исключительные права на средства индивидуализации в интересах общества и добросовестных правообладателей.

В заключении отмечается, что Гражданский кодекс РФ внес значительные изменения в действующее законодательство, однако правовая система Российской Федерации, как и ведущих развитых государств, не является абсолютно статичной. Научно-технический прогресс и экономическое развитие порождают новые тенденции в сфере интеллектуальной собственности, в том числе и в области товарных знаков, которые требуют совершенствования действующего законодательства.

Список использованных источников включает перечень нормативно-правовых актов и юридической литературы по теме диссертационного исследования.

4 Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (TRIPS) (ВТО, Уругвайский раунд многосторонних торговых переговоров, 15 апреля 1994 г.)//Всемирная торговая организация: документы и комментарии». М., 2001.

25

Основные положения диссертации отражены в следующих публикациях:

Публикации в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и пауки РФ:

1. Защита товарных знаков от вхождения во всеобщее употребление // Патенты и лицензии. 2011, № 6. С. 34—38. Объем 0,25 п.л.

Публикации в иных изданиях:

2. Развитие законодательства США об ослаблении общеизвестных товарных знаков // Сборник научных работ аспирантов РГИИС. М.: РГИИС, 2008. С. 55-59. Объем 0,3 п.л.

3. Понятие товарного знака и его функции по законодательству Великобритании о товарных знаках // Сборник научных работ аспирантов РГИИС. М.: РГИИС, 2009. С. 94-100. Объем 0,45 п.л.

4. Обзор законодательства США по вопросам ослабления общеизвестных товарных знаков // Правовая защита, экономика и управление интеллектуальной собственностью. Материалы научно-практической конференции. Екатеринбург, УрФУ. 2011. С. 78—81. Объем 0,25 п.л.

5. Проблемные вопросы вхождения товарного знака во всеобщее употребление // Сборник научных трудов (Вестник РГАИС). В 3-х томах. Том 1. — М.: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российская государственная академия интеллектуальной собственности» (ФГБОУ ВПО РГАИС), 2012. С. 105-111. Объем 0,45 п.л.

Общий объем опубликованных работ — 1,7. п.л.

Сдано в печать 25.05.2012г. Подписано в печать 25.05.2012г

Формат 60x90/16 Объем: усл. п.л. 1,75

Тираж 70 экз. Заказ № 52

Издательство и типография Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российская государственная академия интеллектуальной собственности» 117279, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 55А

ТЕКСТ ДИССЕРТАЦИИ

«Товарные знаки и иные обозначения, вошедшие во всеобщее употребление как названия товаров определенного вида по законодательству России и некоторых зарубежных стран»